ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2024 года Дело N А83-326/2021
Резолютивная часть постановления объявлена 04.04.2024.
Постановление изготовлено в полном объеме 11.04.2024.
Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Сикорской Н.И., судей Евдокимова И.В., Тарасенко А.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Кучиной А.В.,
при участии:
от Индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича - Кучеров Александр Викторович, представитель по доверенности от 18.05.2023 N 77/724-н/77-2023-7-692, личность удостоверена паспортом гражданина Российской Федерации, представлен диплом о высшем юридическом образовании;
от Общества с ограниченной ответственностью "РЕСТО" - Войцев Дмитрий Николаевич, представитель по доверенности от 21.01.2023 б/н, личность удостоверена паспортом гражданина Российской Федерации, представлен диплом о высшем юридическом образовании;
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича на решение Арбитражного суда Республики Крым от 05 октября 2023 года по делу N А83-326/2021,
по иску Индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича (ОГРНИП: 316774600419052, ИНН: 771502364367)
к Обществу с ограниченной ответственностью "РЕСТО" (ОГРН: 1149102103457, ИНН: 9102050455)
о прекращении использования товарного знака и взыскании компенсации в размере 1 000 000, 00 рублей,
установил:
индивидуальный предприниматель Романов Алексей Викторович (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "РЕСТО" (далее - общество) о прекращении использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 637654, в том числе на сайте в сети Интернет, о взыскани с ответчика компенсации в размере 1 000 000 рублей, расходов на уплату государственной пошлины.
Решением Арбитражного суда Республики Крым от 04.10.2022, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2023, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2023 решение Арбитражного суда Республики Крым от 04.10.2022 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2023 по делу N А83-326/2021 отменены, дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2023 суд указал на отсутствие анализа сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом (общего впечатления) и не применение методологии установления вероятности смешения сравниваемых обозначений путём уклонения от установления однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и услуг, для индивидуализации которых, ответчик использовал спорное обозначение. Также указано, что суду при новом рассмотрении дела надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, проверить, в том числе доводы истца.
При новом рассмотрении решением Арбитражного суда Республики Крым от 05.10.2023 в удовлетворении исковых требований отказано.
Не согласившись с указанным решением суда первой инстанции, истец обратилась в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить.
Истец не согласен с выводами суда первой инстанции об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 637654 и обозначением использованным ответчиком.
Определением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2023 апелляционная жалоба принята к производству суда апелляционной инстанции и назначена к рассмотрению в судебном заседании.
Рассмотрение апелляционной жалобы откладывалось, в том числе для дополнительного изучения материалов дела.
В судебном заседании 28.03.2024 представитель апеллянта поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, представитель ответчика просил в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.
В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв до 04.04.2024.
После перерыва представители сторон поддержали ранее заявленные позиции.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе путем опубликования указанной информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с учетом положений части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязывающих участников арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимать меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи, в связи с чем, суд на основании ст. ст. 121, 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотрение апелляционной жалобы в отсутствие неявившихся лиц.
Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции установил следующее.
Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 637654, зарегистрированного для ряда услуг 43-го класса МКТУ: агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионы); аренда помещений для проведения встреч; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.
Товарный знак зарегистрирован в цвете (цветовом сочетании): черный, оливковый, светло-красный, желтый, малиновый, голубой.
Как указывает истец, 13 августа 2020 года в результате мониторинга веб-ресурсов, расположенных в телекоммуникационной сети "Интернет", выявлено, что на сайте https://www.instagram.com/pestosimf/, https://vk.com/id132890384 опубликованы графические материалы, на которых отражен товарный знак "PESTO".
В частности, на указанных графических материалах содержится вывеска кафе "РЕSТО", расположенная снаружи и внутри кафе, рекламное объявление о проводимых заведением мероприятиях и емкость для воды. На указанных объектах размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.
Правообладатель не давал разрешения для размещения товарного знака на данном информационном ресурсе.
Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения предпринимателя в арбитражный суд с исковым заявлением.
Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта исходя из следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.
Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.
При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).
В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.
Судом апелляционной инстанции установлено, и сторонами не оспаривается, что истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 637654.
Судом апелляционной инстанции установлено, что товарный знак истца N 637654
представляет собой комбинированное словесно-изобразительное обозначение, включающее словесный элемент "PESTO", выполненный в черном цвете одним из стандартных шрифтов с графической особенностью - разрывом в верхней части буквы T, а также изобразительный элемент в виде разноцветных линий (вдоль букв P, E, T - продольных, соответственно оливкового, светло-красного, малинового цвета, поперек буквы S - перечеркивающей, желтого цвета, а также внутри буквы O - в виде овала голубого цвета), а также расположенные выше и ниже словесного элемента две горизонтальные линии черного цвета с примыкающими к ним под углом короткими косыми линиями черного цвета.
В свою очередь, обозначение ответчика "PESTO trattoria" ответчика ,, которую использовал ответчик, является комбинированным словесно-изобразительным, включающим словесный элемент "PESTO", выполненный в чёрном, зелёном, белом и красном, дополнительный словесный элемент "trattoria", выполненный стандартным шрифтом в том же цвете, а также изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение круга белого цвета обрамленного тремя полосами зелёного, белого и зелёного цвета соответственно. Внешняя полоса волнообразная. В верхней части круга расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение томата в профиль, выполненное в цветовых оттенках красного цвета с бликом. В центральной части данного круга находится словосочетание "PESTO trattoria", выполненное заглавными и строчными буквами зелёным цветом.
При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарным знаком и установления однородности товаров/услуг следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).
В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В силу пункта 42 названных Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.
Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.
Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.
Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.
Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.
При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:
используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
длительность и объем использования товарного знака правообладателем;
степень известности, узнаваемости товарного знака;
степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены);
наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.
При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.
Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.
Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.
С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.
Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.
В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.
Так, сравнивая товарный знак истца и обозначение ответчика, судом апелляционной инстанции установлено, что словестный элемент "PESTO" имеет доминирующее положение и фокусирует внимание на себе, поскольку выполнен крупным шрифтом и заглавными буквами; на изображениях в соответствии с иными элементами, словесный элемент "PESTO" является наиболее крупным и выделяющимся, имеет ярко выраженное смысловое значение, а также семантически обращенным непосредственно к потребителю. При этом, словестный элемент "trattoria" на обозначении ответчика выполнен мелким шрифтом, строчными буквами и не выделяется на фоне сильного словестного элемента "PESTO", как и расположенный над словестными элементами изображение томата.
Судом апелляционной инстанции установлено, что товарный знак истца зарегистрирован в отношении цветов/цветовых сочетаний: черный, оливковый, светло-красный, желтый, малиновый, голубой. При этом, в обозначении ответчика словестный элемент, в том числе доминирующий, выполнены оливковым цветом.
При визуальном осмотре и сравнении обозначений, принадлежащих ответчику с представленным истцом в материалы дела Свидетельством на товарный знак, судом апелляционной инстанции установлено, что указанное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком истца. При визуальном и графическом сходстве охраняемого обозначения и обозначения, размещенного на объектах ответчика, позволяют ассоциировать сравниваемые объекты один с другим.
