ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2009 г. Дело № А63-2002/2008-С5-8

[У апелляционного  суда не было оснований для отмены решения суда первой инстанции о запрещении обществу
использования обозначения «Горный лекарь». Суд первой инстанции правомерно обязал общество прекратить
производство, продажу или иное введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции с использованием
 обозначения «Горный лекарь», опубликовать решение суда от 07.07.2008 в газете «Российская газета», передать
 фирме и предприятию, в целях последующего уничтожения, находящуюся на складах ответчика алкогольную
 продукцию «Горный лекарь», этикетки, упаковку с обозначением «Горный лекарь»]
(Извлечение)

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, при участии в судебном заседании от истцов: открытого акционерного общества Агропромышленная фирма «Фанагория» и общества с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческое предприятие "Эффект-91"», от ответчика - общества с ограниченной ответственностью «Машук», рассмотрев кассационную жалобу открытого акционерного общества Агропромышленная фирма «Фанагория» на постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2009 по делу № А63-2002/2008-С5-8, установил следующее.

ОАО АПФ «Фанагория» (далее - истец, фирма) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к ООО «Машук» (далее - общество, ответчик) об обязании   прекратить производство, продажу или иное введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции  с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «Лекарь», обязании ответчика опубликовать судебное решение в целях  восстановления деловой репутации фирмы. Кроме того, фирма просила арбитражный суд  понудить общество передать истцу в целях последующего уничтожения контрафактную продукцию, этикетки, упаковки, находящиеся на складах общества и в продаже у третьих лиц и взыскать с общества  компенсацию в размере 5 млн руб. в соответствии с пунктом 4 статьи 46  Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон о товарных знаках).

ООО  «Научно-внедренческое предприятие "Эффект-91"» (далее - предприятие) также обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском об  обязании общества прекратить производство, продажу или введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «Лекарь», обязав ответчика опубликовать судебное решение в газете «Российская газета» в целях восстановления деловой репутации предприятия.  

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 22.04.2008 исковое заявление предприятия принято к производству и объединено с делом, возбужденным по заявлению фирмы для совместного рассмотрения, с присвоением делу единого  номера - № А63-2002/2008-С5-8.

Решением от 07.07.2008 Арбитражный суд Ставропольского края отказал в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы по делу, требования истцов удовлетворил частично, обязал общество прекратить производство, продажу или иное введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции с использованием обозначения «Горный лекарь», взыскал с общества в пользу фирмы 100 тыс. рублей компенсации, обязал общество опубликовать решение суда от 07.07.2008 в печатном издании - «Российская газета», передать фирме и предприятию в целях последующего уничтожения находящуюся на складах ответчика алкогольную продукцию «Горный лекарь», этикетки, упаковку с обозначением «Горный лекарь». Судом отказано в иске в части требований о передаче фирме и предприятию в целях последующего уничтожения находящейся у третьих лиц в продаже алкогольной продукции «Горный лекарь», этикеток и упаковки с обозначением «Горный лекарь».

Суд указал, что  сходство до степени смешения обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя  и не требует специальных познаний и назначения по делу экспертизы, при этом сослался на разъяснения, содержащиеся в пункте 13 Информационного письма  Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

По мнению суда первой инстанции  обозначение алкогольной продукции (вино) - «Горный лекарь» сходно до степени смешения с товарным знаком «Лекарь», права на использование которого принадлежат истцам. Ввиду  неправомерного использования обществом обозначения «Горный лекарь»,  суд обязал общество прекратить производство, продажу или иное введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции с использованием обозначения «Горный лекарь» и  передать фирме и предприятию в целях последующего уничтожения находящуюся на складах ответчика алкогольную продукцию «Горный лекарь», этикетки и упаковку с обозначением «Горный лекарь».

Общество размещало публикации рекламных статей о вине «Горный лекарь» в журналах «Спиртные напитки» в связи с этим, суд  понудил общество  опубликовать решение суда от 07.07.2008 в печатном издании «Российская газета», указав при этом, что стороны имеют общий рынок сбыта и потребители  вправе иметь информацию по настоящему спору.

Отказывая в части удовлетворения  требований о передаче фирме и предприятию в целях последующего уничтожения находящейся у третьих лиц в продаже алкогольной продукции «Горный лекарь», этикеток и  упаковки с обозначением «Горный лекарь», суд  указал, что заявленные в этой части требования затрагивают права и интересы неограниченного круга лиц, не привлеченных к участию в деле.

Уменьшая размер подлежащей взысканию компенсации до 100 тыс. рублей, суд исходил из требований разумности и справедливости взыскания, периода использования обозначения сходного до степени смешения, заблуждений ответчика относительно возможности использования указанного обозначения.

Не согласившись с решением суда, общество направило апелляционную жалобу в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.   

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2009 решение суда первой инстанции от 07.07.2008 в части отказа в исковых требованиях о передаче фирме и предприятию в целях последующего уничтожения находящейся у третьих лиц в продаже алкогольной продукции «Горный лекарь», этикеток и упаковки с обозначением «Горный лекарь» оставлено без изменения, в остальной части решение  отменено, в этой части принят новый судебный акт - об отказе в иске.

Апелляционным постановлением отменено решение суда первой инстанции  со ссылкой на заключение эксперта, согласно которому совокупность отличительных признаков позволяет считать обозначение «Горный лекарь» самостоятельным обозначением, не ассоциирующимся с обозначением «Лекарь».

В кассационной жалобе фирма просит отменить постановление апелляционной инстанции, указывая, что апелляционным судом при рассмотрении апелляционной жалобы допущены нарушения норм материального права и процессуальные нарушения, выразившиеся в порядке назначения экспертизы по ходатайству ответчика без учета мнения  и вопросов к эксперту со стороны истцов, кроме того, не обосновано, почему апелляционный суд счел, что спорный вопрос не может быть рассмотрен без назначения экспертизы, как указано судом первой инстанции.  Фирма считает, что суд апелляционной инстанции не дал надлежащей оценки экспертному заключению от 03.04.2008 наряду с иными доказательствами по делу.

В отзыве на кассационную жалобу общество просит оставить постановление апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения, указывая, что выводы суда апелляционной инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам  и имеющимся в деле доказательствам.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Изучив материалы дела,  доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационную жалобу надлежит удовлетворить по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, и установлено судебными инстанциями, предприятие на основании свидетельства от 06.09.1999 № 221503 является правообладателем зарегистрированного товарного знака «Лекарь». Фирма является правообладателем товарного знака на основании заключенного с предприятием лицензионного договора от 03.11.2002 № 11-02,  зарегистрированного в  Российском агентстве по патентам и товарным знакам 21.01.2003 за № 29581.

С 2006 года общество использует обозначение алкогольной продукции (вино) - «Горный лекарь», не зарегистрированное в порядке, установленном действующим законодательством. До этого времени продукция реализовывалась длительное время под иным наименованием.

Считая, что ответчик, использующий в своей деятельности обозначение «Горный лекарь», нарушает исключительные права фирмы и предприятия на указанный выше товарный знак, истцы обратились в арбитражный суд за защитой нарушенного права. Согласно статье 138 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае и в порядке, установленных Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания и т.п.).

Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, с 01.01.2008 регулируются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (до 01.01.2008  регулировались положениями Закона о товарных знаках).

В соответствии с положениями статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (статья 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При столкновении двух не идентичных, а схожих индивидуализирующих товар обозначений для охраны первого товарного знака угроза его смешения с более поздним обозначением должна быть установлена судом.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба индивидуализирующих товар обозначения принадлежат одному и тому же производителю. Такая угроза зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых обозначений; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В силу части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Суд  апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, принявшего во внимание рекомендации Президиума Высшего Арбитражного Суда, содержащиеся в пункте 13 информационного письма от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» и определившего, что вопрос о степени смешения является вопросом факта и не требует специальных познаний, он может быть разрешен судом с учетом ассоциаций в целом, вызываемых этими обозначениями, не обосновал и не аргументировал своего вывода о необходимости проведения экспертизы.

При сравнении товарного знака истцов и применяемого ответчиком обозначения суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии сходства спорных обозначений до степени смешения. Отказывая в удовлетворении требований, суд апелляционной инстанции исходил из результатов экспертизы, проведенной на основании определения суда от 06.10.2008 старшим научным сотрудником отдела правового обеспечения ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» Кромкиной Е.Н. Согласно экспертному заключению выявлено сходство обозначений по звуковому и графическому фактору за счет звукового тождества и графического сходства словесного элемента «Лекарь», присутствующего в обоих обозначениях. В ходе исследования, экспертом установлены и отмечены звуковые и графические отличия, так обозначение «Горный лекарь» и «Лекарь» состоит из двух слов и представляет собой словосочетание. По мнению эксперта, в качестве основного отличительного фактора выступает различная семантика обозначений и различный ассоциативный ряд, вызываемый при восприятии сравниваемых обозначений. Совокупность отличительных признаков позволяет считать обозначение «Горный лекарь» самостоятельным обозначением, не ассоциирующимся с обозначением «Лекарь».

Как видно из материалов дела, назначив экспертизу товарных знаков, суд апелляционной инстанции не учел возражений фирмы о том, что выбор эксперта  произведен из числа лиц представленных обществом. Свои возражения по вопросу выбора эксперта  представитель фирмы обосновывал тем, что в Федеральном институте промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентами товарным знакам находятся заявки  общества и предприятия о регистрации товарного знака «Горный лекарь». Заявка предприятия - с 28.09.2007, заявка общества - с 06.02.2008.  Предложенный обществом эксперт является работником данного института. При выборе эксперта данному факту апелляционным судом оценки не дано.

Согласно статье 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом.  Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. Из материалов дела видно, что представитель фирмы после удовлетворения ходатайства общества о проведении экспертизы,  возражал против её проведения конкретным экспертом  ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», ходатайствовал о проведении психолого-лингвистической экспертизы, поручив её проведение государственному учреждению «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации», представил вопросы для эксперта. Однако апелляционным судом без обоснования  удовлетворено ходатайство общества и отклонено ходатайство фирмы, перед экспертом, указанным обществом, не поставлены вопросы, предложенные для исследования фирмой.

В силу части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта исследуется и оценивается судом в совокупности с другими представленными сторонами доказательствами. Между тем суд апелляционной инстанции не дал оценки представленному в материалы дела экспертному заключению от 03.04.2008 в совокупности с иными доказательствами, находящимися в материалах дела. В то время как судом первой инстанции в решении  правомерно указано,  что в словесно-изобразительных знаках «Лекарь» и «Горный лекарь» слово лекарь является для потребителя преимущественным, главным в воспринимаемом  при прочтении обозначения товара. Указанное слово несет максимальную нагрузку и имеет решающее значение для восприятия обозначения товара и общего впечатления при выборе продукции. Угроза смешения значительно возрастает, поскольку обозначения применяются в отношении однородных товаров - алкогольной продукции (вина). Данный вид товара имеет общих потребителей, рынок сбыта.

Судом первой инстанции сделан правомерный вывод о том, что несанкционированное использование охраняемого товарного знака «Лекарь» как основного элемента  в словосочетании, используемом обществом, является нарушением прав на товарный знак.   

При таких обстоятельствах у апелляционного  суда не было оснований для отмены решения суда первой инстанции о запрещении обществу использования обозначения «Горный лекарь». Суд первой инстанции правомерно обязал общество прекратить производство, продажу или иное введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции с использованием обозначения «Горный лекарь», опубликовать решение суда от 07.07.2008 в газете «Российская газета», передать фирме и предприятию, в целях последующего уничтожения, находящуюся на складах ответчика алкогольную продукцию «Горный лекарь», этикетки, упаковку с обозначением «Горный лекарь».

Кроме того, из резолютивной части апелляционного постановления  следует, что суд в части отказа в исковых требованиях о передаче фирме и предприятию в целях последующего уничтожения находящейся у третьих лиц в продаже алкогольной продукции «Горный лекарь», этикеток, упаковки с обозначением «Горный лекарь» оставил решение  суда первой инстанции  без изменения. В остальной части решение суда первой инстанции отменено, в этой части принят новый судебный акт, в  удовлетворении исковых требований отказано.  Однако в мотивировочной части постановления суд  указал, что проверив доводы заявителя апелляционной жалобы, апелляционный суд «находит решение суда первой инстанции подлежащим оставлению без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения». Указанное противоречие в судебном акте апелляционного суда приводит к неясности позиции суда по рассмотренному спору.

Учитывая изложенное, на основании полномочий установленных пунктом 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, кассационный суд счел необходимым отменить постановление апелляционного суда и  оставить в силе решение принятое судом первой инстанции.

При подаче кассационной жалобы фирмой оплачено 1 тыс. рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета. В порядке, предусмотренном статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы фирмы по оплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на  общество.

Руководствуясь  статьями 284,  286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2009 по делу № А63-2002/2008-С5-8 отменить. Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 07.07.2008 по делу  № А63-2002/2008-С5-8 оставить в силе.

Взыскать с ООО «Машук» в пользу ОАО АПФ «Фанагория» 1 тыс. рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.