• по
Более 56000000 судебных актов
  • Текст документа
  • Статус

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 

РЕШЕНИЕ

от 13 марта 2012 года  Дело N А55-20157/2011

Резолютивная часть решения объявлена 02 марта 2012 года.

Полный текст решения изготовлен 13 марта 2012 года.

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Гольдштейна Д.К.

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Комаровым А.С.

рассмотрев в судебном заседании 02 марта 2012 года дело по иску, заявлению

ICQ LLC (АйСиКью ЛЛК), 2711, Centerville Road, Wilmington, Delaware, 19808, USA (США, Делавэр 19808, Уилмингтон, Сентрвилль Роуд, 2711)

к Шипилову Сергею Сергеевичу, 445047, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, д. 25, кв. 571; 117452, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 24, корп. 4, пом. 6; 117330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 25, кв. 17; (Московская коллегия адвокатов "РЕСУРС", 117452, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 24, корпус 4, пом. 6)

третьи лица:

- Автономная некоммерческая организация "Региональный сетевой информационный центр", 123308, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1; 123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1

- ГЕТПВР КОРП, 565, Плэндом роуд, съют 154, Мэнхассет, NY 11030, США; (Московская коллегия адвокатов "РЕСУРС", 117452, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 24, корпус 4, пом. 6);

- Автономная некоммерческая организация "Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей", 123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1; 123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 37/21;

- ЗАО "Региональный Сетевой Информационный центр", 125481, г. Москва, ул. Свободы, д. 91, корп. 2; 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 74, корп. 4; 123308, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1.

о незаконном использовании товарного знака в доменном имени и взыскании 1 000 000 руб. 00 коп.

и по встречному иску Шипилова Сергея Сергеевича, 445047, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, д. 25, кв. 571; 117452, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 24, корп. 4, пом. 6; 117330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 25, кв. 17; (Московская коллегия адвокатов "РЕСУРС", 117452, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 24, корпус 4, пом. 6)

об обязании ответчика прекратить использование товарного знака "ICQ" по свидетельству № 186352

при участии:

от истца - предст. Лидовский С.А., по доверенности от 15.11.2011 № б/н;

от ответчика - не явился;

от третьих лиц - не явились.

установил:

Хисторик АОЛ ЛЛК (ранее - АОЛ ЛЛК) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Шипилову Сергею Сергеевичу об обязании прекратить использование товарного знака "ICQ" по свидетельству № 186352 в доменном имени icq.ru и взыскании 1 000 000 руб. 00 коп. - компенсации.

Шипилов Сергей Сергеевич обратился с встречным исковым заявлением об обязании прекратить использование товарного знака "ICQ" по свидетельству № 186352.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.03.2011 исковое заявление АОЛ ЛЛК и встречное исковое заявление Шипилова Сергея Сергеевича оставлены без рассмотрения.

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 21.06.2011 определение Арбитражного суда г. Москвы от 11.03.2011 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа от 08.09.2011 определение Арбитражного суда г. Москвы от 11.03.2011, постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 21.06.2011 отменено, дело передано для рассмотрения по подсудности в Арбитражный суд Самарской области.

Определением от 23.11.2011 судом произведена замена истца - Хисторик АОЛ ЛЛК - его правопреемником ICQ LLC (АйСиКью ЛЛК).

Шипилов Сергей Сергеевич иск не признал по основаниям, изложенным в письменном отзыве на иск.

Истец по первоначальному иску представил отзыв на встречное исковое заявление, в котором просит суд в удовлетворении требований Шипилова Сергея Сергеевича по встречному иску отказать по основаниям, в нем изложенным.

Третьими лицами (ГЕТПВР КОРП, АНО "Региональный сетевой информационный центр", ЗАО "Региональный Сетевой Информационный центр") позиция по заявленному иску сформирована в письменных отзывах на иск.

Третье лицо (Автономная некоммерческая организация "Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей") отзыв на иск не представило.

Ответчик и третьи лица в судебное заседание не явились, о времени и месте заседания суда применительно к положениям статьи 123 АПК РФ извещены надлежащим образом.

Определением арбитражного суда Самарской области от 26.11.2011 откладывался вопрос о рассмотрении ходатайства Шипилова С.С. в части приостановления производства по делу до вступления в законную силу определения от 23.11.2011 о замене истца его правопреемником. Поскольку постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2012 определение арбитражного суда Самарской области от 23.11.2011 оставлено без изменения, оснований для постановки вопроса о приостановлении производства по настоящему делу не имеется, в связи с чем ходатайство Шипилова Сергея Сергеевича в указанной части удовлетворению не подлежит.

От Шипилова Сергея Сергеевича поступило письменное заявление об отводе судье Гольдштейну Д.К. Определением председателя судебного состава арбитражного суда Самарской области Хмелева С.П. от 02.03.2012 указанное заявление Шипилова Сергея Сергеевича об отводе судьи Гольдштейна Д.К. оставлено без удовлетворения, в связи с чем рассмотрение дела продолжено 02.03.2012 в том же составе.

Кроме того, от Шипилова Сергея Сергеевича поступило заявление о фальсификации, в котором ответчик указал, что являются фальсифицированными следующие представленные истцом документы: Апостиль (т.1 л.д. 27); удостоверенные нотариусом переводы на русский язык Удостоверения верности копии Свидетельства о регистрации ТЗ ICQ в США, Свидетельства о регистрации ТЗ ICQ в США (т.1 л.д. 30-33); Удостоверение подписи и личности Карса Грабмикена (т.2 л.д. 101); Аффидевит Ланса Грабмиллера (т.2 л.д. 72); Приложение к Аффидевиту Ланса Грабмиллера (т.2 л.д. 74-100); Заявление офис-менеджера Ланса Грабмиллера (т.2 л.д. 102-103); Приложение к Заявлению Ланса Грабмиллера (т.2 л.д. 104-115).

В порядке, предусмотренном ст. 161 АПК РФ, судом были разъяснены представителю истца как лица, являющегося правопреемником лица, представившего указанные документы, уголовно-правовые последствия фальсификации доказательств по гражданскому делу, при этом представитель истца не выразил согласия на их исключение из числа доказательств по делу.

В теории и судебной практике под фальсификацией доказательств обычно понимается искажение фактических данных, являющихся вещественными или письменными доказательствами, в том числе внесение в документы ложных сведений (например, их подделка, подчистка), уничтожение вещественных и иных доказательств.

Возражения, сделанные ответчиком в заявлении о фальсификации не мотивированы вышеуказанными обстоятельствами, а направлены на критическую оценку упомянутых документов как доказательств полномочий истца и его представителя на предъявление иска. Таким образом, оснований считать вышеуказанные документы фальсифицированными не имеется, в связи с чем заявление ответчика следует отклонить.

Также от Шипилова Сергея Сергеевича поступило ходатайство о направлении запроса в Конституционный Суд Российской Федерации, в котором ответчик просил направить такой запрос на основании ч. 3 ст. 13 АПК РФ, при этом ответчиком не указан закон, подлежащий, по его мнению, применению в настоящем деле и не соответствующий Конституции Российской Федерации.

Согласно ч. 3 ст. 13 АПК РФ если при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд придет к выводу о несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом деле, Конституции Российской Федерации, арбитражный суд обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности этого закона.

Оснований для направления запроса, предусмотренных ч. 3 ст. 13 АПК РФ, в данном случае не имеется, отсутствие специального закона регулирующего подведомственность споров об «использовании доменных имен и товарных знаков» таковым основанием не является, вопрос же законности и обоснованности судебного акта, в том числе в части правильности применения арбитражным судом первой инстанции в конкретном деле с учетом фактических обстоятельств норм права о подведомственности, может быть разрешен вышестоящим арбитражным судом. При таких обстоятельствах, в удовлетворении ходатайства о направлении запроса в Конституционный Суд Российской Федерации следует отказать.

Кроме того, от Шипилова Сергея Сергеевича поступило ходатайство об истребовании из ФНС России «сведений об убытках АОЛ ЛЛК на территории РФ за период 2007-2008 г.г.».

Исходя из положений ч. 4 ст. 66 АПК РФ могут быть истребованы доказательства, подтверждающие обстоятельства, имеющие значение для дела. Согласно ч. 3 ст. 1252 ГК РФ, ч. 4. ст. 1515 ГК РФ правообладатель, обратившийся за защитой права, в виде требования о взыскании компенсации освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Кроме того, наличие убытков доказывается лицом заявившим требование (ст.ст. 9, 65 АПК РФ), при этом в рассматриваемом деле требование о взыскании убытков не рассматривается.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения ходатайства Шипилова Сергея Сергеевича об истребовании доказательств, также не имеется.

Возражая против рассмотрения по существу первоначального иска ответчик, указал также на нарушение порядка подписания искового заявления и на обстоятельства неподведомственности арбитражному суду рассматриваемого спора.

В соответствии со статьей 253 АПК РФ дела с участием иностранных лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам АПК РФ с особенностями, предусмотренными главой 33 АПК РФ, если международным договором не предусмотрено иное.

Согласно ст. 255 АПК РФ документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. При этом документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Исковое заявление, с которым АОЛ ЛЛК обратилось в арбитражный суд, подписано представителем последнего Ивановым А.С. по доверенности от 16.07.2008, выданной на три года.

Доверенность, выданная представителю Иванову А.С., апостилирована и переведена на русский язык, перевод удостоверен нотариально, в связи с чем суд не может не принять данную доверенность, оформленную в соответствии с законодательством США. Недостатки первоначально представленного истцом перевода устранены истцом впоследствии повторным представлением документов (л.д.28-91 т.8).

Истечение срока действия указанной доверенности к моменту передачи дела Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа от 08.09.2011 по подсудности в арбитражный суд Самарской области не может быть основанием для отказа в признании полномочий представителя истца, поскольку на момент подписания искового заяления представитель такими полномочиями обладал.

Согласно параграфам 101 - 111 подраздела 1 главы 1 книги 8 Кодекса штата Делавэр свидетельством соответствующего правового статуса компании является сертификат об учреждении (certificate of incorporation), в котором должна содержаться информация о наименовании, адресе, целях деятельности, выпускаемых акциях (долях участия), наименование и адрес учредителей, а также лиц, выполняющих обязанности директора компании (Постановление Президиума ВАС РФ от 30.06.2009 № 1778/09 по делу № А57-1387/08-34).

Из имеющихся в материалах дела надлежащим образом оформленных, в том числе апостилированных, доказательств, а именно: свидетельства об изменении компании на общество с ограниченной ответственностью и изменение названия с "Америка Онлайн, Инк" на "АОЛ ЛЛС" (certificate of conversion) (л.д. 14-22, т. 1), аффидевита, к которому приложены Положение о праве подписи компании "АОЛ ЛЛК", действовавшее с 09.06.2006, передачи полномочий генерального консула (л.д. 69-85 т. 6) следует, что представленные истцом в подтверждение полномочий Иванова А.С., подписавшего исковое заявление, документы свидетельствуют о том, что помощник генерального консула истца Энн Корнелиус являлся уполномоченным лицом, имеющим право выдачи соответствующих доверенностей по судебным делам о защите прав на интеллектуальную собственность.

Из апостилированного свидетельства о внесении изменений (certificate of amendment) (л.д. 9-20 т. 6) следует, что 04.12.2009 зарегистрированы изменения в наименовании истца с "АОЛ ЛЛК" на "Хисторик АОЛ ЛЛК".

Таким образом, из представленных документов следует наличие юридического статуса у истца при обращении в суд с иском, как лица осуществляющего предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Из имеющихся в материалах дела надлежащим образом оформленных, в том числе апостилированных, доказательств, а именно: свидетельства о регистрации (certificate of incorporation) "ЭйОуЭл ЭКВИЗИШН КОРП." (AOL ACQUISITION CORP.), свидетельства о внесении изменений в свидетельство о регистрации (certificate of amendment of certificate of incorporation), в том числе в части наименования "ЭйОуЭл ЭКВИЗИШН КОРП." (AOL ACQUISITION CORP.) с его изменением на "АйСиКью, Инк." (ICQ, INC.), свидетельство о преобразовании (certificate of conversion), в том числе со сменой наименования "АйСиКью, Инк." (ICQ, INC.) на "АйСиКью ЛЛК" (ICQ LLC), свидетельство об образовании "АйСиКью ЛЛК" (ICQ LLC) (л.д. 6-56 т.14), следует также вывод о наличии статуса юридического лица, осуществляющего предпринимательскую и иную экономическую деятельность у правопреемника первоначального истца - компании ICQ LLC (АйСиКью ЛЛК).

Согласно ст. 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Статьей 33 АПК РФ предусмотрена специальная подведомственность дел арбитражным судам, в том числе дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Как усматривается из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352.

Доменное имя, по мнению истца, сходное с его товарным знаком, используется ответчиком в целях получения дохода, то есть ответчик осуществляет экономическую и предпринимательскую деятельность.

Наличие прав по администрированию домена в информационно-коммуникационной сети Интернет предоставляет возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей товаров и услуг. Таким образом, само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления его владельца, может создавать угрозу нарушения права на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака в сети Интернет.

При таких обстоятельствах не имеют правового значения доводы ответчика об отсутствии у него статуса индивидуального предпринимателя, поскольку рассматриваемый спор носит экономический характер.

Поскольку арбитражный суд является судом для рассмотрения экономических конфликтов между субъектами экономической деятельности (ст. 2 АПК РФ), то заявленные требования по данному делу подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

Кроме того, в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 247 АПК РФ арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность в случае, если спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей "Интернет" на территории Российской Федерации.

Поскольку спор возник из отношений, связанных с оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей "Интернет" на территории Российской Федерации, а участником спора является иностранная организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность, и по характеру спор связан с осуществлением предпринимательской деятельности, в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 247 АПК РФ настоящее дело подведомственно арбитражному суду.

Вышеуказанная правовая позиция неоднократно получала подтверждение в судебной практике (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10 по делу № А40-47499/10-27-380; Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 9833/09 по делу № А40-53937/08-51-526; Определение ВАС РФ от 28.06.2010 № ВАС-7946/10 по делу № А40-119744/09-15-436; Определение ВАС РФ от 23.10.2008 № 5130/08 по делу № А12-13635/06-С24; Постановление ФАС Поволжского округа от 10.07.2008 по делу № А12-13635/06-С24; Постановление ФАС Московского округа от 30.05.2011 № КГ-А41/4373-11 по делу № А41-22989/10 и др.).

При таких обстоятельствах, не имеется оснований для оставления первоначального иска без рассмотрения либо прекращения производства по делу, иных препятствий для рассмотрения спора по существу.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителя истца по первоначальному иску, арбитражный суд Самарской области считает иск ICQ LLC (АйСиКью ЛЛК) подлежащим частичному удовлетворению, а встречное исковое заявление Шипилова Сергея Сергеевича не подлежащим удовлетворению в связи с нижеследующим.

Истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352 (заявка №98717513, приоритет от 02.11.1998), зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания 24.03.2000 для товаров и услуг 38, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (38 - связь услуги по электронной передаче данных, изображений и документов с использованием компьютерных терминалов; электронные службы хранения и отслеживания данных и документов; передача данных и речевая связь; электронная почта; факсимильная связь. 42 - компьютерные услуги, включенные в 42 класс, а именно предоставление пользователям многоразового доступа к компьютерным сетям и доскам объявлений для передачи и распространения различной информации через компьютерные сети, включенное в 42 класс).

Предметом заявленного иска являются требования истца о пресечении действий Шипилова Сергея Сергеевича, нарушающих права ICQ LLC (АйСиКью ЛЛК) на средства индивидуализации и взыскании компенсации, на основании ст.ст. 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ.

В обоснование данных требований истец ссылается на обстоятельства администрирования Шипиловым Сергеем Сергеевичем домена второго уровня icq.ru, что подтверждено справкой АНО "РСИЦ" от 10.04.2008 №RU-03/145, а также отзывом АНО "РСИЦ" на исковое заявление (л.д.117-118 т.10).

Из отзыва АНО "РСИЦ" на исковое заявление (л.д.117-118 т.10), отзыва ЗАО "РСИЦ" на исковое заявление (л.д.103-104 т.11) следует, что Шипилов Сергей Сергеевич является администратором домена второго уровня icq.ru с 29.12.2004, при этом до 29.04.2011 регистратором упомянутого домена являлось АНО "РСИЦ", а после указанной даты ЗАО "РСИЦ". Также в отзывах АНО "РСИЦ" и ЗАО "РСИЦ" указано, что по данным Whois-сервиса домен второго уровня icq.ru впервые был зарегистрирован через регистратора АНО "РосНИИРОС" 11.12.1997, однако администратор домена до 29.12.2004 не указан.

В соответствии с ст. 1477 ГК РФ товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на который признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу ч.ч.1-2 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно ч.3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии ч.1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака согласно ст. 1252 ГК РФ осуществляется, в том числе, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право владельца товарного знака или создающих угрозу его нарушения.

Для привлечения лица к ответственности необходимо установление факта использования данным лицом зарегистрированного товарного знака либо сходного с ним до степени смешения обозначения.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п.14.4.2 Приказа Роспатента от 05.03.2003 № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания»). При этом сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим) (п.п. «а» п.14.4.2.2), графическим (визуальным) (п.п. «б») и смысловым (семантическим) (п.п. «в»). Признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) п.14.4.2.2, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (п.п. «г» п.14.4.2.2 Приказа).

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Принадлежащий ICQ LLC (АйСиКью ЛЛК) товарный знак "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352 как и адрес в сети Интернет домена второго уровня icq.ru, администрируемого Шипиловым Сергеем Сергеевичем представляет собой словесное обозначение.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Основное правило, согласно которому вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а обозначения в целом (общего впечатления), сформулирован и в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 3691/06 по делу N А40-10573/04-5-92.

Учитывая, что различие товарного знака "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352 и противопоставляемого ему обозначения в доменном имени второго уровня icq.ru, заключается в символах ".ru", представляющих собой обозначение доменной зоны РФ первого уровня, суд считает обозначение используемое в домене второго уровня icq.ru, администрируемом Шипиловым Сергеем Сергеевичем тождественным товарному знаку "ICQ", правообладателем которого по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352 является ICQ LLC (АйСиКью ЛЛК).

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 по делу № 5560/08, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Судом установлено, что при регистрации домена второго уровня icq.ru использовано словесное обозначение "ICQ", тождественное товарному знаку, принадлежащему ICQ LLC (АйСиКью ЛЛК).

Таким образом, ICQ LLC (АйСиКью ЛЛК) является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени icq.ru.

У Шипилова Сергея Сергеевича не имеется каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени icq.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Из материалов дела следует и ответчиком не оспаривается, что сайт с доменным именем icq.ru в настощее время фактически не используется.

По сведениям АНО "РСИЦ" (л.д.125 т.2) Шипилов Сергей Сергеевич 17.02.2009 (т.е. непосредственно после подачи истцом искового заявления) намеревался передать права по администрированию домена icq.ru новому администратору - компании ГЕТПВР КОРП, в связи с чем определением арбитражного суда г.Москва от 20.02.2009 были приняты обеспечительные меры в виде запрета Шипилову Сергею Сергеевичу осуществлять передачу прав на домен icq.ru иным лицам, передавать поддержку доменного имени icq.ru другому регистратору, а также аннулировать регистрацию доменного имени icq.ru, а АНО "РСИЦ" запрещено совершать действия по передаче прав на домен icq.ru иным лицам, передаче поддержки доменного имени icq.ru другому регистратору, аннулировании регистрации доменного имени icq.ru.

Вышеизложенное подтверждает отсутствие у ответчика намерения использовать сайт со спорным доменным именем и недобросовестность в использовании спорного доменного имени icq.ru.

Возражая против удовлетворения заявленного иска, ответчик указал на применимость к отношениям сторон лишь положений ГК РФ. Указанный вывод необоснован к отношениям сторон может быть применен и Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", поскольку нарушение исключительных прав в данном случае имеет длящийся характер.

Также ответчик указал на ограничение исключительных прав истца объемом прав, указанных в Свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) №186352.

Данное возражение судом не принимается, поскольку объем охраны, предоставленный товарному знаку "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352 (38, 42 классы МКТУ) соотносится с характером деятельности ответчика по администрированию домена второго уровня icq.ru в сети Интернет.

Кроме того, в материалах дела имеются документы (в т.ч. протокол ознакомления с информацией в сети Интернет, составленный нотариусом Марковым О.В. 14.07.2008) из которых следует, что ранее домен второго уровня icq.ru использовался для размещения интернет-сайта, содержащего в том числе гиперссылки, обозначенные наименованиями различных программ для ЭВМ, предназначенных для обмена мгновенными сообщениями (Jimm, Miranda IM, QIP и др.). Критическое отношение ответчика к процедуре получения указанных доказательств необоснованно, поскольку указанная процедура проведена в соответствии с положениями законодательства о нотариате.

Также не принимается возражение ответчика относительно того, что регистрация домена второго уровня icq.ru произведена до даты приоритета товарного знака "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352.

Как указано выше, Шипилов Сергей Сергеевич является администратором домена второго уровня icq.ru с 29.12.2004 (регистратор АНО "РСИЦ"), доказательств того, что данный домен администрировался Шипиловым Сергеем Сергеевичем до даты приоритета товарного знака "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352 в материалах дела не имеется.

Кроме того, до 01.01.2008 спорные правоотношения были урегулированы Законом РФ от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", которым не устанавливался приоритет ранее зарегистрированного доменного имени перед зарегистрированным товарным знаком.

Напротив, ч. 2 ст. 4 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" использование без разрешения правообладателя товарного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, в том числе в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации, расценивается как нарушение исключительных прав на товарный знак.

Необоснованна в указанном отношении и ссылка ответчика на подпункт 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ и Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 9833/09 по делу № А40-53937/08-51-526, поскольку Федеральным законом от 04.10.2010 №259-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ слова "доменному имени," исключены.

Тем самым устранена возможность споров о приоритете доменного имени перед товарным знаком по основанию его регистрации, произведенной ранее даты приоритета товарного знака. Указанные изменение в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации в полной мере соответствуют основным положения данного нормативного акта, который не предполагает предоставления правовой охраны доменному имени в качестве средства индивидуализации или результата интеллектуальной деятельности (ст. 1225 ГК РФ).

Необоснованна также ссылка ответчика на принцип исчерпания прав правообладателя, поскольку безусловное применение указанного принципа предусмотрено лишь нормами ГК РФ о патентном праве (п. 6 ст. 1359 ГК РФ), при этом условием его применения является правомерное введение товара (продукта) в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя. В то же время из материалов дела не усматривается согласия правообладателя на использование ответчиком товарного знака "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352 при администрировании домена второго уровня icq.ru, равно как не усматривается и наличие иного основанного на законе интереса ответчика в использовании обозначения тождественного товарному знаку "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352.

При этом не принимается во внимание указание ответчика на его действия по администрировании домена второго уровня icq.ru в качестве представителя компании ГЕТПВР КОРП, являющейся правообладателем товарного знака по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №366819 (приоритет 13.11.2006).

Судом установлено, что администрирование домена второго уровня icq.ru с 29.12.2004 осуществляется Шипиловым Сергеем Сергеевичем, а не компанией ГЕТПВР КОРП, т.е. ответчиком от своего имени. Кроме того, приоритет товарного знака по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №366819 позже даты регистрации домена второго уровня icq.ru. Более того, из материалов дела не усматривается, что охрана товарному знаку ГЕТПВР КОРП по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №366819 предоставлена как словесному обозначению, а в случае если охраняется лишь графическое исполнение букв, ссылка ответчика на товарный знак ГЕТПВР КОРП по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №366819 как основание администрирования домена второго уровня icq.ru необоснованна.

Изложенное подтверждается и фактом частичного прекращения охраны товарного знака ГЕТПВР КОРП по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №366819 в отношении товаров и услуг аналогичных товарам и услугам в отношении которых зарегистрирован товарный знак "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352, правообладателем которого является истец (решение Роспатента от 18.03.2010).

Не принимаются возражения ответчика относительно объема охраны предоставленной товарному знаку "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352 в контексте заявлений истца об использовании им данного товарного знака для обозначения в том числе одноименной программы для ЭВМ, служащей для обмена мгновенными сообщениями (ICQ), поскольку исходя из положении статьи 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, принятая классификация товаров и услуг не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Заявление о пропуске срока исковой давности удовлетворению не подлежит.

В соответствии с ст. 196 ГК РФ, общий срок исковой давности устанавливается в три года. Согласно ч. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Из объяснений истца следует, что о нарушении его права истец узнал из сообщения АНО "РСИЦ" от 10.04.2008 №RU-03/145, при этом в суд истец обратился 03.02.2009, о чем свидетельствует календарный штемпель арбитражного суда г.Москвы на первом листе искового заявления. При таких обстоятельствах оснований считать пропущенным срок исковой давности не имеется.

Указанные доводы истца ответчиком не опровергнуты, при этом письменные объяснения ответчика относительно переговоров о передаче домена icq.ru подтверждения не имеют, поскольку представленная электронная переписка ответчика не позволяет установить причастность к ней правообладателя товарного знака "ICQ", а иные доводы ответчика по указанному вопросу основаны на предположениях и документально не подтвержденной информации, почерпнутой в статьях в электронных средствах массовой информации.

Следует также принимать во внимание и длящийся характер правонарушения, при котором ответчик нарушал и продолжает создавать угрозу нарушения исключительных прав истца.

При указанных обстоятельствах, первоначальный иск в части заявленного неимущественного требования, обоснован и подлежит удовлетворению.

В силу п. п. 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» для взыскания компенсации достаточно доказанности факта нарушения.

Истцом предъявлена к взысканию сумма 1000000 руб. 00 коп., что не противоречит положениям о размере компенсации, указанным в ч.4 ст. 1515 ГК РФ. В то же время истцом каким-либо образом размер предъявленной к взысканию суммы компенсации не обоснован, ее расчет не представлен.

Согласно п. 43.3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть обоснован судом. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Применительно к ст. ст. 9 и 65 АПК РФ судом истцу предлагалось обосновать и документально подтвердить размер требований к ответчику (размер компенсации), однако ни расчет предъявленной к взысканию суммы, ни порядок определения размера компенсации подлежащей взысканию с ответчика истцом не указаны, документы, подтверждающие обоснованность размера предъявленной к взысканию компенсации не представлены.

Принимая во внимание изложенное, суд считает отвечающим требованиям о разумности и справедливости размер компенсации в сумме 200000 руб. 00 коп., исходя при этом из длительности срока нарушения прав истца, а также характера допущенного нарушения, принимая во внимание общеизвестность, в том числе международную, товарного знака "ICQ" ассоциируемого с одноименной программой для ЭВМ, используемой для обмена мгновенными сообщениями.

Заявленный Шипиловым Сергеем Сергеевичем встречный иск удовлетворению не подлежит. Предметом встречного иска является обязание ответчика по встречному иску прекратить использование товарного знака "ICQ" по свидетельству № 186352, однако в качестве основания заявленного встречного иска указаны обстоятельства нарушения подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ при регистрации товарного знака "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352.

Исходя из заявленного основания встречного иска такой иск может быть предъявлен федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку (ст.ст. 1512, 1513 ГК РФ).

Исходя из предмета заявленного встречного иска такой иск может быть предъявлен владельцем охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в связи с нарушением его прав к нарушителю каковым ICQ LLC (АйСиКью ЛЛК) будучи законным правообладателем товарного знака "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352 не является.

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статей 9 и 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле.

Заявленные в встречном иске требования необоснованны, не подтверждены, в связи с чем данный иск удовлетворению не подлежит.

Расходы по государственной пошлине по иску и встречному иску, а также по заявлениям о принятии обеспечительных мер, в соответствии с ч.1 ст. 110 АПК РФ подлежат отнесению на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь ст.ст. 167-171, 180, 181, 188, 110, ч. 1 ст. 259, ч.3 ст.319 АПК РФ, арбитражный суд Самарской области

РЕШИЛ:

1. Запретить Шипилову Сергею Сергеевичу использование товарного знака "ICQ", принадлежащего компании ICQ LLC (АйСиКью ЛЛК) по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352, в доменном имени icq.ru в сети Интернет.

2. Взыскать с Шипилова Сергея Сергеевича в пользу ICQ LLC (АйСиКью ЛЛК) 200000 руб. 00 коп. - компенсации, а также расходы по государственной пошлине в сумме 6 300 руб. 00 коп.

3. В удовлетворении встречного иска Шипилова Сергея Сергеевича об обязании прекратить использование товарного знака "ICQ" по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №186352 отказать, расходы по государственной пошлине по встречному иску отнести на Шипилова Сергея Сергеевича.

4. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца после его принятия судом первой инстанции с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

Гольдштейн Д.К.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка

Номер документа: А55-20157/2011
Принявший орган: Арбитражный суд Самарской области
Дата принятия: 13 марта 2012

Поиск в тексте