• по
Более 48000000 судебных актов
  • Текст документа
  • Статус

 
СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2012 года  Дело N А71-5961/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 02 мая 2012 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 10 мая 2012 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Дружининой Л. В.

судей Рубцовой Л. В., Назаровой В. Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарём Андреевской Е. И.

при участии:

от истца, ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» - Аристов Е. В., паспорт, доверенность от 07.02.2012 года; Бондаренко Е. В., паспорт, доверенность № 22 от 16.04.2012 года; Штейников С. П., паспорт, протокол от 02.03.2012 года;

от ответчика, ООО «Каури» - Жуков О. О., удостоверение № 960 от 09.11.2009 года, доверенность № 101 от 28.11.2011 года; Чередникова М. А., паспорт, доверенность от 02.05.2012 года; Шаколина Н. А., удостоверение № 519 от 01.10.2002 года, доверенность от 02.05.2012 года;

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Каури»

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики

от 09 февраля 2012 года

по делу № А71-5961/2010,

принятое судьёй Н. Н. Погадаевым

по иску Закрытого акционерного общества «Ижевский опытно-механический завод» (ОГРН 1021801438196, ИНН 1832028112)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Каури» (ОГРН 1021801162800, ИНН 1831061156)

о взыскании убытков, связанных с нарушением патентных прав,

установил:

Закрытое акционерное общество «Ижевский опытно-механический завод» (далее - ЗАО «ИОМЗ», истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Каури» (далее - ООО «Каури», ответчик) о взыскании 13347687 руб. 00 коп. убытков, причиненных нарушением патентных прав, принадлежащих истцу, на основании статей 1229, 1252, 1345, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 3, 4, 5, 10, 14 Патентного закона РФ (т.1, л.д.4-7).

В связи с назначением по делу определением суда от 06.08.2010 года судебно-химической экспертизы на предмет определения полного химического состава плавок образцов стали марки ХМ-12, марки 630, проведение которой поручено Испытательному центру «Металлинвест» ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» г. Москва, производство по делу приостановлено до 15.09.2010 года (т.2, л.д. 115-116).

Ввиду отсутствия возможности проведения экспертизы определением суда от 15.09.2010 года производство по делу возобновлено (т.2, л.д.133).

Определением суда от 15.09.2010 года производство по делу приостановлено до 15.11.2010 года до получения результатов экспертизы (т.2, л.д.134-135).

Определением суда от 02.11.2010 года производство по делу возобновлено (т.2, л.д.136-137).

Определением суда от 09.12.2010 года по делу назначена дополнительная судебно-химическая экспертиза на предмет определения полного химического состава плавок образцов стали марки ХМ-12, марки 630, проведение которой поручено Испытательному центру «Металлинвест» ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» г. Москва (т.3, л.д. 115-116).

Определением суда от 10.12.2010 года по делу назначена патентная экспертиза на предмет использования признаков патента RU 2270268 в прутках цилиндрической формы, проведение которой поручено Автономной некоммерческой организации «Центр судебных экспертиз», г. Москва (т.3, л.д. 117-118).

Определением суда от 10.12.2010 года производство по делу приостановлено (т.3, л.д. 119-120).

Определением суда от 18.02.2011 года срок проведения экспертизы продлен до 05.03.2011 года (т.3, л.д. 125).

Определением суда от 01.03.2011 года производство по делу возобновлено (т.3, л.д. 160-161).

Определением суда от 25.05.2011 года судом назначена экспертиза на предмет использования признаков патентов RU 2270268, RU 2270269 в изделиях ООО «Каури», проведение которой поручено «Центру независимых судебных экспертиз» Российского экологического фонда «ТЕХЭКО», г. Москва (т.4, л.д.84-86), в связи с чем определением суда от 25.05.2011 года производство по делу приставлено до 19.07.2011 года (т.4, л.д.87-88).

Определением суда от 29.07.2011 года производство по делу возобновлено (т.4, л.д.157-158).

Определением суда от 16.09.2011 года по ходатайству истца назначена повторная патентная экспертиза на предмет использования признаков патента RU 2270268, проведение которой поручено «Центру независимых судебных экспертиз» Российской экологического фонда «ТЕХЭКО» г. Москва (т.5, л.д. 108-111), в связи с чем определением суда от 16.09.2011 года производство по делу приостановлено до 30.11.2011 года (т.5, л.д. 112-113).

Определением суда от 21.11.2011 года производство по делу приостановлено (т.5, л.д.161-162).

В судебном заседании 23.12.2011 года истец в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уменьшил размер исковых требований до 8394859 руб. 27 коп.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 09.02.2012 года (резолютивная часть от 02.02.2012 года, судья Н. Н. Погадаев) с ООО «Каури» в пользу ЗАО «ИОМЗ» взыскано 8394859 руб. 27 коп. убытков, 64974 руб. 30 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по иску, 411520 руб. 00 коп. в возмещение расходов на проведение экспертиз, 500000 руб. 00 коп. в возмещение расходов на оплату услуг представителя. Истцу из федерального бюджета возвращено 24764 руб. 14 коп. (т.8, л.д.122-133).

Ответчик, ООО «Каури», с решением суда первой инстанции не согласился, представил апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд не указал применительно к основаниям исковых требований нарушение ответчиком каждого из трех патентов истца, в частности, какие именно обстоятельства деятельности ООО «Каури» повлекли нарушение патентных прав. Ответчик доказывает, что ОАО «Ижсталь» производило ООО «Каури» выплавку стали марок ХМ-12 и 630 по техническому соглашению № 1236-2005, техническому соглашению № 1416-2007 по своему химическому составу в полном соответствии с требованиями ASTM А564/А 564М и не допускало нарушений прав истца по принадлежащим ему патентам. Одновременно считает бездоказательным вывод суда о том, что плавка стали по заказу ООО «Каури» не подпадает под стандарты. В отношении стали, ввозимой на территорию Российской Федерации немецкой фирмой BGH в соответствии с внешнеэкономическим контрактом № 11/09 от 31.08.2009 года, доказывает, что ввозилась продукция из нержавеющее стали марки ХМ-12 стандарта ASTM A564/А 564М, что подтверждено сертификатами, а не изготавливалась по патентам истца. Также не применено преюдициальное значение решения Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2009 по делу № А40-55658/09-67-429. Доказывает, что ответчиком при изготовлении стали использовался свой патент, тем самым при наличии правовой охраны использование полезной модели с одинаковыми либо эквивалентными признаками правомерно. Судом не учтены противоречивые выводы экспертов. В нарушение пункта 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проведение повторной экспертизы поручено тому же эксперту. Истец документально не подтвердил размер причиненных ему убытков, не доказано наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и заявленным истцом размером убытков. Отсутствуют точные данные, что при обычных условиях гражданского оборота истец мог получить такой размер дохода. Помимо этого, суд неправомерно удовлетворил заявление о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя, являющегося работником истца.

В судебном заседании представитель истца доводы жалобы поддержал, заявил ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы для разрешения вопроса о том, соответствует ли химический состав образцов стали (прутка № 1 и прута № 2) химическим составам стали ХМ-12 стандарта ASTM A564/А, 564М-92а, ASTM А 484/А 484С-5а.

Представители истца возражали против удовлетворения ходатайства ответчика о назначении повторной экспертизы.

Данное ходатайство апелляционным судом рассмотрено по правилам статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отклонено на основании следующего.

Согласно части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Соответственно, исходя из приведенных положений, основаниями к назначению повторной экспертизы является возникновение сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличие в таком заключении противоречий.

Заявляя ходатайство о проведении повторной экспертизы, ООО «Каури» оспаривает выводы эксперта, изложенные в заключении от 29.07.11, составленном на основании назначенной определением суда от 25.05.11 экспертизы на предмет использования признаков патентов RU 2270268, RU 2270269.

Между тем, заявляя ходатайство о назначении повторной экспертизы, ответчик не учитывает проведение более поздней экспертизы на основании определения суда от 16.09.2011, а также иные имеющиеся в материалах дела заключения экспертов, фактически оспаривая выводы эксперта, изложенные в заключении от 29.07.11. При изложенных обстоятельствах оснований для назначения повторной экспертизы в связи с наличием противоречий в одном из имеющихся в деле заключений эксперта, у суда не имеется. Указанное заключение эксперта подлежит оценке наряду с иными имеющимися в материалах дела доказательствами (п. 2 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Истец, ЗАО «ИОМЗ», представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указал, что представленные в материалы дела доказательства подтверждают факт нарушения ответчиком интеллектуальных прав истца на изобретения и полезную модель, защищенные патентами № 45998 «Изделие из стали», № 2270268 «Коррозийно-стойкая сталь и изделие из нее», № 2270269 «Сталь, изделие из стали и способ его изготовления».

В судебном заседании представители истца против доводов жалобы возражали, просили оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ЗАО «ИОМЗ» является патентообладателем:

- патента на полезную модель «Изделие из стали» № 45998 по заявке № 2005102260, приоритет полезной модели - 01.02.2005 года; зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.06.2005 года (т.1, л.д.11-12);

- патента на изобретение «Коррозийно-стойкая сталь и изделие из нее» № 2270268 по заявке № 2005102261; приоритет изобретения - 01.02.2005 года; зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 20.02.2006 года (т.1, л.д. 13-17);

- патента на изобретение «Сталь, изделие из стали и способ его изготовление» № 2270269 по заявке № 2005102263; приоритет изобретения - 01.02.2005 года; зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 20.02.2006 года (т.1, л.д.18-22).

Как указывает истец в исковом заявлении, 27.05.2007 года ООО «Каури» произвело плавку стали на ОАО «Ижсталь», химический состав которой защищен патентами ЗАО «ИОМЗ».

В ноябре 2009 года и феврале 2010 года ООО «Каури» организован ввоз на территорию РФ и введение в гражданский оборот полученной от немецкой фирмы BGH металлопродукции, выполненной из стали, состав которой охраняется патентами на изобретения № 2270268, № 2270269, патентом на полезную модель № 45998.

Полагая, что ООО «Каури» производило плавку стали, ее последующую реализацию с использованием всех признаков независимых пунктов патентов RU 2270268, RU 2270269, № 45998 без согласия патентообладателя, нарушая тем самым его права, ОАО «ИОМЗ» обратилось в суд с иском о взыскании 8394859 руб. 27 коп. убытков.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении ООО «Каури» патентных прав ЗАО «ИОМЗ», выразившемся в плавке на ОАО «Ижсталь» по заказу ООО «Каури» стали с химическим составом, защищенным патентами ЗАО «ИОМЗ». Установив, что противоправными действиями ответчика, выразившимися в незаконном использования ООО «Каури» результатов интеллектуальной деятельности истца, ЗАО «ИОМЗ» причинены убытки в виде реального уменьшения в спорный период заказов на поставку металлопродукции, суд первой инстанции взыскал с ответчика в пользу истца 8394859 руб. 27 коп.

Исследовав материалы дела, изучив доводы жалобы, отзыва на нее, выслушав объяснения представителей сторон в судебном заседании, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции находит выводы относительно предмета спора обоснованными, соответствующими материалам дела.

Статьей 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В силу ст. 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Право распоряжения любым не противоречащим закону способом исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности принадлежит патентообладателю (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 указанной статьи.

Как следует из материалов дела (накладной №30331 от 27.05.2007, сертификата, договора №21720572 от 08.02.2007, писем ОАО «Ижсталь» от 16.07.10, от 16.08.10, плавильных карт) с мая 2007 по июнь 2010 года ОАО «Ижсталь» по заказу ООО «Каури» производило изготовление стали марки ХМ-12, марки 630 и ее дальнейшую продажу ответчику.

Объем изготовленной и поставленной продукции (стали марки ХМ-12 и марки 630) подтвержден справкой «о поставке металлопродукции по заказам ООО «Каури» с мая 2007 по июнь 2010 года», ответчиком не оспаривается.

Помимо этого, между фирмой BGH Edelstahl Freital GmbH (Германия) как продавцом и ООО «Каури» как покупателем заключен контракт №11/09 от 31.08.2009, предметом которого является изготовление и поставка металлопродукции.

В ноябре 2009 и феврале 2010 ООО «Каури» организовало ввоз на территорию Российской Федерации от немецкой фирмы BGH Edelstahl Freital GmbH продукцию -прутки из коррозионной стали марки ХМ-12, что подтверждено имеющимися в материалах дела накладными (т.2, л.д. 50-54,76-79).

Изготовление фирмой BGH Edelstahl Freital GmbH прутков из коррозионной стали производилось в соответствии с техническими требованиями ООО «Каури» (т. 3, л.д. 73-83).

17.03.2010 Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Удмуртской Республике в ходе осмотра произвело изъятие у ООО «Каури» образцов стальных прутков диаметром 17,4 мм и 20,3 мм, направленных для проведения экспертизы, назначенной определением суда от 06.08.2010.

В результате проведенной Испытательным центром «Металлтест» ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» экспертизы, в протоколе №968/4-2010 (т. 2, л.д. 127) в изъятых у ООО «Каури» образцах продукции определен состав и массовая доля химических элементов.

Помимо этого, в ходе экспертизы, проведенной 18.02.2011 на основании определения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 10.12.2010, на исследование эксперту Котициной Е.А. были представлены копия патента на изобретение №2270268, технические условия (ТУ 14-15587-2010)- прутки со специальной отделкой поверхности из коррозионно- стойкой стали марок ХМ-12, 03Х12АН6М, 03Х14Н7В, 20Х12АГ1, разработаны ООО «Каури», приложение №1 химический состав металла плавок №1Т3732 (марка ХМ-12) и №1Т9070) (марка 630), решение Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2009 по делу №А40-55658/09-67-429.

В своих выводах по результатам проведенной экспертизы эксперт Котицина Е.А. указала на то, что в валах погружных насосов, произведенных ООО «Каури» не использован каждый признак независимого пункта формулы изобретения по патенту №2270268 «Коррозионно- стойкая сталь и изделие из нее», либо признак, эквивалентный ему.

В описательной части данного заключения эксперт пришел к выводу о неиспользовании признака Молибден+3вольфрам, поскольку данный признак характеризует использование в изобретении одной части молибдена на три части вольфрама, в сумме используемых в изобретении в массовом соотношении 0,05/4,5%, в то время как в рассматриваемой плавке иное соотношение указанных элементов, а именно количество молибдена практически равно количеству вольфрама.

По результатам экспертизы, назначенной определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 25.05.2011 эксперт Григорьева Т.В. (т. 4, л.д.135) при ответе на поставленные вопросы указала, что в химическом составе образца №1 диаметром 17,4 мм, указанном в Протоколе от 26.01.2011 №45/4-2011, прилагаемом к Экспертному заключению ООО «Металлтест» от 11.02.2011 №ИЦ/15 не использован один из признаков независимого п. 1 формул изобретений по патентам №2270268 и №2270269.

В описательной части данного заключения эксперта № 3543/Ц от 28.07.2011 экспертом сделан вывод о расхождении между граничным значением содержания (Мо+3W) из формулы изобретения и фактически измеренным соотношением. Такое небольшое расхождение вполне может оказаться в пределах погрешности определения массовых долей содержания Мо и W.

По результатам исследования другого представленного на экспертизу образца стали, экспертом сделан вывод о том, что в химическом составе образца №2 диаметром 20,3мм, указанном в протоколе от 26.01.2011 №45/4-2011, прилагаемом к Экспертному заключению ООО «Металлтест» от 11.02.2011 №ИЦ/15 использованы все признаки независимого п. 1 формул изобретений по патентам №2270268 и №2270269.

Помимо этого, дан отрицательный ответ на вопрос о соответствии химического состава сплавов, указанных в первых пунктах формул изобретений по патентам №2270268 и №2270269 к химическому составу сплавов, зарегистрированных в стандартах ASTM А 564/А 564М-92а, ASTM А 484/А484М-05а, а именно, марок, в числе которых указаны марки ХМ-12; 630.

По результатам проведенной повторной экспертизы, назначенной определением суда от 16.09.2011, экспертом Григорьевой Т.В. сделан вывод о том, что в образцах сталей марок ХМ-12 и 630 плавок №№1Т3732 и 1Т9070 соответственно использованы все признаки первого (независимого) пункта изобретения по патенту №2270268.

Отмечено, что при проведении сопоставительного анализа не требовалось применения теории эквивалентов, т.к. все исследуемые признаки формулы изобретения либо используются в образцах изделия, представленных на экспертизу, либо попадают в пределы, указанные в формуле изобретения.

Таким образом, из приведенного в таблице сравнительного анализа признаков изобретения по патенту №2270268 и образцах сталей марок ХМ-12 и 630 плавок №№1Т3732 и 1Т9070 следует, что образцы изделий содержат каждый признак изобретения, приведенный в 1 (независимом пункте) формулы изобретения.

Апелляционным судом рассмотрены и отклонены доводы ответчика о нарушении судом первой инстанции норм п. 2 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выразившихся в поручении проведения повторной экспертизы эксперту Григорьевой Т.В. ранее проводившей экспертизу на основании определения суда от 25.05.2011.

Пунктом 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае назначения повторной экспертизы, проведение ее поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Из определения суда от 16.09.2011 о назначении экспертизы следует, что поводом для ее назначения послужило ходатайство истца о проведении повторной экспертизы на предмет использования признаков патента №2270268, которая ранее проводилась экспертом АНО «Центр судебных экспертиз» Котициной Е.А., основанием -наличие два экспертных заключения, содержащие различные выводы относительно химических элементов Мо и W (молибден и вольфрам), а также разъяснения патентного поверенного Федосеева А.В., принимавшего участие в регистрации патентов на судебный запрос от 19.08.2011 (т. 5, л.д. 31).

При этом, при назначении повторной экспертизы, порученной эксперту Григорьевой Т.В., судом в определении не указывалось на наличие противоречий в выводах данного эксперта в рамках экспертизы, проведенной 28.07.2011, либо сомнений в обоснованности ее заключения.

Процессуальное законодательство не содержит запрета для поручения проведения экспертизы тому же эксперту в случае, если имеются вопросы в отношении ранее исследовавшихся обстоятельств.

Таким образом, заключение эксперта №3748/Ц от 10.11.2011,является надлежащим доказательством по делу, подтверждающим факт использования в изъятых у ООО «Каури» образцах сталей марок ХМ-12 и 630 плавок №№1Т3732 и 1Т9070 всех признаков первого (независимого) пункта формулы изобретения по патенту №2270268, а также факт использования в химическом составе коррозионно- стойкой стали, применяемой в изделиях ООО «Каури» каждого признака независимого пункта формулы изобретения по патенту №2270268 с датой приоритета 01.02.2005.

Доводы апелляционной жалобы о том, что ОАО «Ижсталь» производило ООО «Каури» выплавку стали марок ХМ-12 и 630 по техническому соглашению №1236-2005, техническому соглашению №1416 -2007, не подтверждены материалами дела.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле , должно доказать те доводы, на которые ссылается как на основание своих требований, возражений.

В нарушение названной нормы, ответчиком в материалы дела не были представлены технические соглашения №1236-2005, №1416-2007; при проведении экспертиз со стороны ответчика не ставился вопрос о соответствии выпускаемой ОАО «Ижсталь» по заказу ООО «Каури» продукции, соответствующей по своему химическому составу условиям указанных технических соглашений, либо самостоятельному патенту ответчика.

Апелляционным судом также отклоняются доводы ответчика о преюдициальном значении для рассмотрения настоящего дела решения Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2009 по делу №А40-55658/09-67-429.

Указанным решением суда от 24.07.2009 разрешен патентный спор между ЗАО «ИОМЗ» и Роспатентом, 3-е лицо, участвовавшее в деле- ООО «Каури» по поводу несоответствия запатентованной полезной модели (патент на полезную модель №61285, выданный ООО «Каури») условию охраноспособности «новизна».

В мотивировочной части решения суда от 24.07.2009 отражено, что отличие прутка по патенту №61285 (патент ООО «Каури») на полезную модель заключается в том, что он выполнен из иного материала и не имеет в своем составе вольфрам в виде «молибден +3вольфрам». Изготовленный пруток по патенту №2270268 не будет одновременно содержать оба элемента: кремний и марганец, но всегда включает вольфрам в виде «молибден + 3 вольфрам», отсутствующий в составе стали по патенту №61285.

Таким образом, предметом исследования в рамках дела №А40-55658/09-67-429 являлось сравнение химических формул патентов ЗАО «ИОМЗ» и ООО «Каури», тогда как предметом настоящего спора является фактическое использование в продукции ООО «Каури» всех признаков независимого пункта формулы изобретения истца.

Доводы ответчика со ссылкой решение от 24.07.2009 в котором указано, что изготовленный по патенту ЗАО «ИОМЗ» №2270268 пруток не будет одновременно содержать кремний и марганец, содержащиеся в химической формуле патента ООО «Каури» и присутствующие в результате анализа изъятых прутков, не принимается апелляционным судом во внимание. Из решения суда от 24.07.2009 также следует, что патент №2270268 всегда включает вольфрам в виде «молибден + 3 вольфрам», отсутствующий в стали по патенту №61285 (патент ООО «Каури»).

В заключении эксперта №3748/Ц от 10.11.2011 указано на использование в образцах сталей марок ХМ-12 и 630, изготовленных для ООО «Каури» всех признаков формулы изобретения по патенту №2270268, в том числе сочетания «молибден + 3 вольфрам».

Довод апелляционной жалобы о том, что плавка стали по заказу ООО «Каури» подпадает под стандарты ASTM А564/А 564М не принимается апелляционным судом, поскольку проведенными по делу экспертизами установлено отличное содержание химических элементов в образцах плавок, изготовленных для ООО «Каури» по сравнению со стандартами ASTM А564/А 564М.

Помимо этого, в описательной части заключения эксперта №3543/Ц от 28.07.2011 на л.д. 129 т. 4 (эксперт Григорьева Т.В.) отмечено, что можно предполагать, что сплав по патентам соответствует одному из сплавов ASTM, содержащему указанные компоненты в виде ненормируемых по содержанию и составу примесей.

В выводах к заключению эксперта №3543/Ц от 28.07.2011 указано, что химический состав образца стали №1 диаметром 17,4 мм, указанный в экспертном заключении Испытательного центра «Металлтест» ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» от 11.02.2011 соответствует химическому составу стали ХМ-12 стандарта ASTM А 564/А 564М-92а, ASTM А 484/А484М-05а.

Химический состав образца стали №2 диаметром 20,3 мм, указанный в экспертном заключении Испытательного центра «Металлтест» ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» от 11.02.2011 не соответствует химическому составу стали ХМ-12 стандарта ASTM А 564/А 564М-92а, ASTM А 484/А484М-05а.

Проанализировав заключения экспертов, апелляционный суд пришел к выводу о том, что обозначение в первичных документах марки стали как ХМ-12 не исключает содержание в ней использованной при изготовлении формулы, запатентованной истцом. Иного ответчиком в соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказано.

Поскольку использование такой формулы в изъятых у ООО «Каури» образцах подтверждено заключением эксперта №3748/Ц от 10.11.2011, факт нарушения исключительного права нашел подтверждение материалами дела, в том числе косвенно письмом ОАО «Ижсталь» №ДС/119 от 09.02.2007, в котором общество сообщило ООО «Каури» о том, что в связи с наличием патента у ЗАО «ИОМЗ», распространяющегося на марку ХМ-12, ОАО «Ижсталь» отказывает в производстве металлопроката указанной марки в соответствии со спецификацией №167200070201, следует признать доказанным нарушение ООО «Каури» патентных прав ЗАО «ИОМЗ».

В силу подпункту 3 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Право патентообладателя на возмещение убытков было также предусмотрено пунктом 2 статьи 14 Патентного закона Российской Федерации, действовавшего до января 2008 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления его нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб) и неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Поскольку ответчик использовал запатентованную формулу истца для производства реализуемой им стали без заключения лицензионного договора, требование истца о взыскании с ответчика убытков (упущенной выгоды) является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Как следует из пояснений к расчету величины ущерба ЗАО «ИОМЗ» в результате нелицензионной деятельности ООО «Каури» (т. 6, л.д. 84, 85), иных материалов дела, пояснений представителя истца, данных апелляционному суду, основой для расчета размера упущенной выгоды, послужили данные об объемах полученной ООО «Каури» продукции в мае 2007 года, августе, октябре 2008 года, ноябре 2010 года и феврале 2010 года, подтвержденные имеющимися в материалах дела накладными, а также товарными накладными, по которым ООО «Каури» получало продукцию от немецкой фирмы BGH Edelstahl Freital GmbH.

Такой порядок определения убытков соответствует понятию упущенной выгоды как неполученных доходов, которые истец бы мог получить при обычных условиях гражданского оборота.

Возражая против порядка определения истцом размера убытков, не подтвержденных, по мнению ответчика, действительными и достоверными сведениями, а носящими предполагаемый характер неполученного дохода, ответчик не учел характеристику убытков в виде упущенной выгоды не как фактических расходов, а как возможного неполученного дохода от нарушения прав.

В свою очередь, ответчиком в соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не приведено контррасчета размера убытков, не представлены какие- либо доказательства, опровергающие порядок определения упущенной выгоды, использованный истцом при определении размера убытков.

Наличие причинно- следственной связи между действиями ответчика, допустившего нарушение патентных прав истца и возникшими убытками обоснованно определено истцом в виде уменьшения в спорный период объема заказов на продукцию, изготавливаемую по технологии истца. Как указано в апелляционной жалобе, не оспаривается истцом, ЗАО «ИОМЗ» является единственным поставщиком стали в соответствии со своими патентами, следовательно реализованный ответчиком объем продукции , изготовленной по патентам истца при наличии спроса на рынке продажи стали, уменьшил соответственно объем заказов на аналогичную продукцию ЗАО «ИОМЗ».

При этом ответчиком не учтено, что в соответствии с абзацем 2 пункта 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, либо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Поскольку ответчиком не представлено каких -либо документальных сведений, свидетельствующих о том, что размер полученных им доходов от реализации в спорном периоде продукции, изготовленной по патентам истца, фактически был меньше, чем определено истцом, исковые требования правомерно удовлетворены судом первой инстанции в заявленном размере.

Таким образом, исковые требования обоснованы, доказаны материалами дела. Судом первой инстанции всесторонне и полно на основе имеющихся в материалах дела доказательств исследованы обстоятельства дела и правомерно удовлетворены заявленные требования.

Апелляционным судом отклонены доводы апелляционной жалобы об отсутствии указания в решении суда применительно к основаниям исковых требований нарушение ответчиком каждого из трех патентов истца.

Факт нарушения патентов истца №2270268 и №2270269 установлен заключениями экспертов №3543/Ц от 28.07.2011 и №3748/Ц от 10.11.2011 года, истцом произведен расчет убытков от введения в оборот продукции, изготовленной по указанным патентам истца. Обстоятельства введения в оборот такой продукции подтверждаются имеющимися в материалах дела накладными и при отсутствии доказательств со стороны ответчика, опровергающих факт изготовления для ООО «Каури» в спорном (расчетном) периоде продукции с нарушением патентов истца, судом первой инстанции правомерно признаны обоснованными требования ЗАО «ИОМЗ».

Вместе с тем, проанализировав доводы апелляционной жалобы о необоснованном взыскании с ответчика в пользу истца понесенных судебных расходов в сумме 500000 руб. на оплату работы представителя Бондаренко Е.В., апелляционный суд считает необходимым изменить оспариваемой решение в этой части исходя из следующего.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны по делу, при этом расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (статья 110 АПК РФ).

Лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность. Если сумма заявленного требования явно превышает разумные пределы, а другая сторона не возражает против их чрезмерности, суд при отсутствии доказательств разумности расходов, представленных заявителем, в соответствии с частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе самостоятельно уменьшить подлежащие взысканию расходы на оплату услуг представителя, возместив такие расходы в разумных, по его мнению, пределах (пункт 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007г. № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах»).

Установив факт понесения истцом судебных издержек на оплату услуг представителя Бондаренко Е.В. в общей сумме 1565147 руб. 10 коп., суд первой инстанции, признав их чрезмерными, снизил размер судебных издержек до 500000 руб.

Вместе с тем, при определении правомерности заявления к возмещению судебных издержек на оплату представителя Бондаренко Е.В. , суд первой инстанции не учел следующего.

В соответствии со ст.ст. 59, 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

По смыслу п. 11 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 №121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» расходы организации, связанные с выплатой вознаграждения представителю, работающему по трудовому договору в той организации, интересы которой представлял в суде, не относятся к судебным расходам, распределяемым в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, как следует из материалов дела, трудового договора №16/1 от 01.04.2010, гр. Бондаренко Е.В. был принят на работу в ЗАО «ИОМЗ» юрисконсультом, вознаграждение в сумме 1565147 руб. 10 коп. было выплачено ему в рамках исполнения трудовых обязанностей из фонда заработной платы.

То обстоятельство, что в соответствии с п. 2.3 трудового договора от 01.04.2010, такой договор заключен в связи с выполнением работ по защите патентных прав работодателя, по патентам №2270268 и №2270269, с представлением интересов в Арбитражном суде Удмуртской Республики, судах кассационной и апелляционной инстанций, других государственных органах, а также во всех иных юридических лицах с полномочиями, согласно доверенности, не влияет на квалификацию понесенных в рамках исполнения обязанностей по трудовому договору, расходов, не относящихся к судебным издержкам.

С учетом изложенного, решение суда от 09.02.2012 года подлежит изменению на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (неправильное применение норм процессуального права).

В связи с частичным удовлетворением апелляционной жалобы, судебные расходы по апелляционной жалобе подлежат отнесению на ЗАО «ИОМЗ» в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Излишне уплаченная истцом платежным поручением № 4980 от 20.05.2010 года государственная пошлина по иску в размере 24764 руб. 14 коп. подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании статьи 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 104, 110, 258, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 09.02.2012 по делу № А71-5961/2010 изменить в части.

Резолютивную часть решения изложить в следующей редакции:

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Каури» в пользу закрытого акционерного общества «Ижевский опытно-механический завод» 8394859 (восемь миллионов триста девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять) руб. 27 коп. убытков, 64974 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) руб. 30 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины, 411520 (четыреста одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) руб. в возмещение расходов на проведение экспертиз.

Возвратить ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» из федерального бюджета 24764 (двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре) руб. 14 коп. излишне уплаченной платежным поручением № 4980 от 20.05.2010 года государственной пошлины по иску».

Взыскать с закрытого акционерного общества «Ижевский опытно- механический завод» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Каури» 2000 руб. (две тысячи рублей) судебных расходов по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

     Председательствующий

     Л.В.Дружинина

     Судьи

     Л.В.Рубцова

     В.Ю.Назарова

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка

Номер документа: А71-5961/2010
Принявший орган: Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
Дата принятия: 10 мая 2012

Поиск в тексте