СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2012 года  Дело N А71-5961/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 02 мая 2012 года.

Постановление в полном объеме изготовлено  10 мая 2012 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего   Дружининой Л. В.

судей   Рубцовой Л. В., Назаровой В. Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарём Андреевской Е. И.

при участии:

от истца, ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» - Аристов Е. В., паспорт, доверенность от 07.02.2012 года; Бондаренко Е. В., паспорт, доверенность № 22 от 16.04.2012 года; Штейников С. П., паспорт, протокол от 02.03.2012 года;

от ответчика, ООО «Каури» - Жуков О. О., удостоверение № 960 от 09.11.2009 года, доверенность № 101 от 28.11.2011 года; Чередникова М. А., паспорт, доверенность от 02.05.2012 года; Шаколина Н. А., удостоверение № 519 от 01.10.2002 года, доверенность от 02.05.2012 года;

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «Каури»

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики

от 09 февраля 2012 года

по делу № А71-5961/2010,

принятое судьёй Н. Н. Погадаевым

по иску Закрытого акционерного общества «Ижевский опытно-механический завод» (ОГРН 1021801438196, ИНН 1832028112)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Каури» (ОГРН 1021801162800, ИНН 1831061156)

о взыскании убытков, связанных с нарушением патентных прав,

установил:

Закрытое акционерное общество «Ижевский опытно-механический завод» (далее - ЗАО «ИОМЗ», истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Каури» (далее - ООО «Каури», ответчик) о взыскании 13 347 687 руб. 00 коп. убытков, причиненных нарушением патентных прав, принадлежащих истцу, на основании статей 1229, 1252, 1345, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 3, 4, 5, 10, 14 Патентного закона РФ (т.1, л.д.4-7).

В связи с назначением по делу определением суда от 06.08.2010 года судебно-химической экспертизы на предмет определения полного химического состава плавок образцов стали марки ХМ-12, марки 630, проведение которой поручено Испытательному центру «Металлинвест» ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» г. Москва, производство по делу приостановлено до 15.09.2010 года (т.2, л.д. 115-116).

Ввиду отсутствия возможности проведения экспертизы определением суда от 15.09.2010 года производство по делу возобновлено (т.2, л.д.133).

Определением суда от 15.09.2010 года производство по делу приостановлено до 15.11.2010 года до получения результатов экспертизы (т.2, л.д.134-135).

Определением суда от 02.11.2010 года производство по делу возобновлено (т.2, л.д.136-137).

Определением суда от 09.12.2010 года по делу назначена дополнительная судебно-химическая экспертиза на предмет определения полного химического состава плавок образцов стали марки ХМ-12, марки 630, проведение которой поручено Испытательному центру «Металлинвест» ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» г. Москва (т.3, л.д. 115-116).

Определением суда от 10.12.2010 года по делу назначена патентная экспертиза на предмет использования признаков патента RU 2270268 в прутках цилиндрической формы, проведение которой поручено Автономной некоммерческой организации «Центр судебных экспертиз», г. Москва (т.3, л.д. 117-118).

Определением суда от 10.12.2010 года производство по делу приостановлено (т.3, л.д. 119-120).

Определением суда от 18.02.2011 года срок проведения экспертизы продлен до 05.03.2011 года (т.3, л.д. 125).

Определением суда от 01.03.2011 года производство по делу возобновлено (т.3, л.д. 160-161).

Определением суда от 25.05.2011 года судом назначена экспертиза на предмет использования признаков патентов RU 2270268, RU 2270269 в изделиях ООО «Каури», проведение которой поручено «Центру независимых судебных экспертиз» Российского экологического фонда «ТЕХЭКО», г. Москва (т.4, л.д.84-86), в связи с чем определением суда от 25.05.2011 года производство по делу приставлено до 19.07.2011 года (т.4, л.д.87-88).

Определением суда от 29.07.2011 года производство по делу возобновлено (т.4, л.д.157-158).

Определением суда от 16.09.2011 года по ходатайству истца назначена повторная патентная экспертиза на предмет использования признаков патента  RU 2270268, проведение которой поручено «Центру независимых судебных экспертиз» Российской экологического фонда «ТЕХЭКО» г. Москва (т.5, л.д. 108-111), в связи с чем определением суда от 16.09.2011 года производство по делу приостановлено до 30.11.2011 года (т.5, л.д. 112-113).

Определением суда от 21.11.2011 года производство по делу приостановлено (т.5, л.д.161-162).

В судебном заседании 23.12.2011 года истец в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уменьшил размер исковых требований до 8 394 859 руб. 27 коп.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 09.02.2012 года (резолютивная часть от 02.02.2012 года, судья Н. Н. Погадаев) с ООО «Каури» в пользу ЗАО «ИОМЗ» взыскано 8 394 859 руб. 27 коп. убытков, 64 974 руб. 30 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по иску, 411 520 руб. 00 коп. в возмещение расходов на проведение экспертиз, 500 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов на оплату услуг представителя. Истцу из федерального бюджета возвращено 24 764 руб. 14 коп. (т.8, л.д.122-133).

Ответчик, ООО «Каури», с решением суда первой инстанции не согласился, представил апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд не указал применительно к основаниям исковых требований нарушение ответчиком каждого из трех патентов истца, в частности, какие именно обстоятельства деятельности ООО «Каури» повлекли нарушение патентных прав. Ответчик доказывает, что ОАО «Ижсталь» производило ООО «Каури» выплавку стали марок ХМ-12 и 630 по техническому соглашению № 1236-2005, техническому соглашению № 1416-2007 по своему химическому составу в полном соответствии с требованиями ASTM А564/А 564М и не допускало нарушений прав истца по принадлежащим ему патентам. Одновременно считает бездоказательным вывод суда о том, что плавка стали по заказу ООО «Каури» не подпадает под стандарты. В отношении стали, ввозимой на территорию Российской Федерации немецкой фирмой BGH в соответствии с внешнеэкономическим контрактом № 11/09 от 31.08.2009 года, доказывает, что ввозилась продукция из нержавеющее стали марки ХМ-12 стандарта ASTM A564/А 564М, что подтверждено сертификатами, а не изготавливалась по патентам истца. Также не применено преюдициальное значение решения Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2009 по делу № А40-55658/09-67-429. Доказывает, что ответчиком при изготовлении стали использовался свой патент, тем самым при наличии правовой охраны использование полезной модели с одинаковыми либо эквивалентными признаками правомерно. Судом не учтены противоречивые выводы экспертов. В нарушение пункта 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проведение повторной экспертизы поручено тому же эксперту. Истец документально не подтвердил размер причиненных ему убытков, не доказано наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и заявленным истцом размером убытков. Отсутствуют точные данные, что при обычных условиях гражданского оборота истец мог получить такой размер дохода. Помимо этого, суд неправомерно удовлетворил заявление о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя, являющегося работником истца.

В судебном заседании представитель истца доводы жалобы поддержал, заявил ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы для разрешения вопроса о том, соответствует ли химический состав образцов стали (прутка № 1 и прута № 2) химическим составам стали ХМ-12 стандарта ASTM A564/А, 564М-92а, ASTM А 484/А 484С-5а.

Представители истца возражали против удовлетворения ходатайства ответчика о назначении повторной экспертизы.

Данное ходатайство апелляционным судом рассмотрено по правилам статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отклонено на основании следующего.

Согласно части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Соответственно, исходя из приведенных положений, основаниями к назначению повторной экспертизы является возникновение сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличие в таком заключении противоречий.

Заявляя ходатайство о проведении повторной экспертизы, ООО «Каури» оспаривает выводы эксперта, изложенные в заключении от 29.07.11, составленном на основании  назначенной определением суда от 25.05.11 экспертизы на предмет использования признаков патентов RU 2270268, RU 2270269.

Между тем, заявляя ходатайство о назначении повторной экспертизы, ответчик не учитывает проведение более поздней экспертизы на основании определения суда от 16.09.2011, а также иные имеющиеся в материалах дела заключения экспертов, фактически оспаривая выводы эксперта, изложенные в заключении от 29.07.11. При изложенных обстоятельствах оснований для назначения повторной экспертизы в связи с наличием противоречий в одном из имеющихся в деле заключений эксперта, у суда не имеется. Указанное заключение эксперта подлежит оценке наряду с иными имеющимися в материалах дела доказательствами (п. 2 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Истец, ЗАО «ИОМЗ», представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указал, что представленные в материалы дела доказательства подтверждают факт нарушения ответчиком интеллектуальных прав истца на изобретения и полезную модель, защищенные патентами № 45998 «Изделие из стали», № 2270268 «Коррозийно-стойкая сталь и изделие из нее», № 2270269 «Сталь, изделие из стали и способ его изготовления».

В судебном заседании представители истца против доводов жалобы возражали, просили оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ЗАО «ИОМЗ» является патентообладателем:

- патента на полезную модель «Изделие из стали» № 45998 по заявке № 2005102260, приоритет полезной модели - 01.02.2005 года; зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.06.2005 года (т.1, л.д.11-12);

- патента на изобретение «Коррозийно-стойкая сталь и изделие из нее» № 2270268 по заявке № 2005102261; приоритет изобретения - 01.02.2005 года; зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ  20.02.2006 года (т.1, л.д. 13-17);

- патента на изобретение «Сталь, изделие из стали и способ его изготовление» № 2270269 по заявке № 2005102263; приоритет изобретения - 01.02.2005 года; зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 20.02.2006 года (т.1, л.д.18-22).

Как указывает истец в исковом заявлении, 27.05.2007 года ООО «Каури» произвело плавку стали на ОАО «Ижсталь», химический состав которой защищен патентами ЗАО «ИОМЗ».

В ноябре 2009 года и феврале 2010 года ООО «Каури» организован ввоз на территорию РФ и введение в гражданский оборот полученной от немецкой фирмы BGH металлопродукции, выполненной из стали, состав которой охраняется патентами на изобретения № 2270268, № 2270269, патентом на полезную модель № 45998.

Полагая, что ООО «Каури» производило плавку стали, ее последующую реализацию с использованием всех признаков независимых пунктов патентов RU 2270268, RU 2270269, № 45998 без согласия патентообладателя, нарушая тем самым его права, ОАО «ИОМЗ» обратилось в суд с иском о взыскании 8 394 859 руб. 27 коп. убытков.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении ООО «Каури» патентных прав ЗАО «ИОМЗ», выразившемся в плавке на ОАО «Ижсталь» по заказу ООО «Каури» стали с химическим составом, защищенным патентами ЗАО «ИОМЗ». Установив, что противоправными действиями ответчика, выразившимися в незаконном использования ООО «Каури» результатов интеллектуальной деятельности истца, ЗАО «ИОМЗ» причинены убытки в виде реального уменьшения в спорный период заказов на поставку металлопродукции, суд первой инстанции взыскал с ответчика в пользу истца 8 394 859 руб. 27 коп.

Исследовав материалы дела, изучив доводы жалобы, отзыва на нее, выслушав объяснения представителей сторон в судебном заседании, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции находит выводы относительно предмета спора обоснованными, соответствующими материалам дела.

Статьей 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В силу ст. 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Право распоряжения любым не противоречащим закону способом исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности принадлежит патентообладателю (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 указанной статьи.

Как  следует из материалов дела (накладной №30331 от 27.05.2007, сертификата, договора №21720572 от 08.02.2007, писем ОАО «Ижсталь» от 16.07.10, от 16.08.10, плавильных карт) с мая 2007  по июнь 2010 года ОАО «Ижсталь» по заказу ООО «Каури» производило изготовление стали марки ХМ-12, марки 630 и ее дальнейшую продажу ответчику.

Объем  изготовленной и поставленной продукции (стали марки ХМ-12 и марки 630) подтвержден справкой «о поставке металлопродукции по заказам ООО «Каури» с мая 2007 по июнь 2010 года», ответчиком не оспаривается.

Помимо этого, между фирмой BGH Edelstahl Freital GmbH (Германия) как продавцом и ООО «Каури» как покупателем заключен контракт №11/09 от 31.08.2009, предметом которого является изготовление и поставка металлопродукции.

В ноябре 2009 и феврале 2010 ООО «Каури» организовало ввоз на территорию Российской Федерации от немецкой фирмы BGH Edelstahl Freital GmbH продукцию -прутки из коррозионной стали марки ХМ-12, что подтверждено имеющимися в материалах дела накладными (т.2, л.д. 50-54,76-79).

Изготовление фирмой BGH Edelstahl Freital GmbH прутков из коррозионной стали производилось в соответствии с техническими требованиями ООО «Каури» (т. 3, л.д. 73-83).

17.03.2010 Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Удмуртской Республике в ходе осмотра произвело изъятие у ООО «Каури» образцов стальных прутков диаметром 17,4 мм и 20,3 мм, направленных для проведения экспертизы, назначенной определением суда от 06.08.2010.

В результате проведенной Испытательным центром «Металлтест»  ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» экспертизы, в протоколе  №968/4-2010 (т. 2, л.д. 127) в изъятых у ООО «Каури» образцах продукции определен состав и массовая доля химических элементов.

Помимо этого, в ходе экспертизы, проведенной 18.02.2011 на основании определения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 10.12.2010, на исследование эксперту Котициной Е.А. были представлены копия патента на изобретение №2270268, технические условия (ТУ 14-15587-2010)- прутки со специальной отделкой поверхности из коррозионно- стойкой стали марок ХМ-12, 03Х12АН6М, 03Х14Н7В, 20Х12АГ1, разработаны ООО «Каури», приложение №1 химический состав металла плавок №1Т3732 (марка ХМ-12) и №1Т9070) (марка 630), решение Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2009 по делу №А40-55658/09-67-429.