ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 августа 2011 года  Дело N А46-917/2011

Резолютивная часть постановления объявлена  01 августа 2011 года

Постановление изготовлено в полном объеме  05 августа 2011 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  Шаровой Н.А.

судей  Глухих А.Н., Еникеевой Л.И.

при ведении протокола судебного заседания:  Кокориной Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  08АП - 4814/2011) открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ», открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь», открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский»

апелляционную жалобу (регистрационный номер  08АП - 4814/2011) общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Сладуница»

на решение Арбитражного суда Омской области от 03 июня 2011 года по делу №  А46 - 917/2011 (судья Долгалев Б.Г.), принятое

по иску открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ» (ИНН 7705033216, ОГРН 1027700042985), открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» (ИНН 7706043263, ОГРН 1027700247618), открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» (ИНН 7708029391, ОГРН 1027700070881) к обществу с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Сладуница» (ИНН 5504213688, ОГРН 1095543022618) о взыскании 25 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от ООО «Кондитерская фабрика «Сладуница» - представитель Колодницкий К.Ю. по доверенности от 25.10.2010,

от ООО «Объединенные кондитеры» (ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»)  - представитель Карагиоз С.В. по доверенности № 020 - 634 от 20.12.2010,

установил:

Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ» (далее - ОАО «РОТ ФРОНТ»),  открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее - ОАО «Красный Октябрь»), открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее - ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский») обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к обществу ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Сладуница» (далее - ООО «КФ «Сладуница») о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 10 000 000 руб., 5 000 000 руб. и 10 000 000 руб. соответственно.

Решением Арбитражного суда Омской области от 03.06.2011 по делу № А46 - 917/2011 исковые требования ОАО «РОТ ФРОНТ» удовлетворены частично. С ООО «КФ «Сладуница» в пользу ООО «РОТ ФРОНТ» взыскано 1 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков, 7300 руб. расходов по оплате государственной пошлины. Исковые требования ОАО «Красный Октябрь» удовлетворены частично. С ООО «КФ «Сладуница» в пользу ОАО «Красный Октябрь» взыскано 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, 4800 руб. расходов по оплате государственной пошлины. ОАО «Красный Октябрь» из федерального бюджета возвращено 25 000 руб., уплаченных платежным поручением № 479 от 20.01.2011. Исковые требования ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» удовлетворены частично. С ООО «КФ «Сладуница» в пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» взыскано 1 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков, 7300 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Возражая против принятого судом решения, ООО «КФ «Сладуница» в своей апелляционной жалобе просит его изменить, взыскать с ответчика в пользу ОАО «РОТ ФРОНТ» 100 000 руб. за незаконное использование товарных знаков, сходных до степени смешения «Тайна Маски» и «Плутишка Буратино», то есть по 50 000 руб. за каждый, в пользу ОАО «Красный Октябрь» - 50 000 руб. за незаконное использование товарного знака «Праздничные», в пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» - 100 000 руб., то есть 40 000 руб. за незаконное использование товарного знака сходного до степени смешения «Клич Буревестника» и 60 000 руб. за незаконное использование товарного знака «Спортивные». В обоснование апелляционной жалобы ООО «КФ «Сладуница» указало, что удовлетворённый судом размер компенсации явно не соответствует признакам разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения, так как взысканная сумма в сотни раз превышает сумму реализованной продукции.

Истцы в совместной апелляционной жалобе просят отменить решение суда в части отказа в удовлетворении исковых требований, удовлетворить исковые требования полностью. Истцы указывают, что судом не учтён характер допущенного  ООО «КФ «Сладуница» нарушения, степень вины ответчика.

ООО «КФ «Сладуница» в отзыве на апелляционную жалобу истцов просит отказать в её удовлетворении.

В заседании суда апелляционной инстанции представители истцов и ответчика поддержали требования, изложенные в своих апелляционных жалобах.

Рассмотрев материалы дела, апелляционные жалобы, отзыв ответчика, выслушав явившихся представителей сторон, суд апелляционной инстанции считает обжалуемое решение подлежащим оставлению без изменения.

Как следует из материалов дела, ОАО «РОТ ФРОНТ» является обладателем исключительных прав на товарный знак «Маска» по свидетельству № 125791 с приоритетом от 17.09.1993 в отношении товаров 30 класса МКТУ (в том числе кондитерских изделий), а также обладателем исключительных прав на товарный знак «Буратино»» по свидетельству № 127545 с приоритетом от 30.08.1993 в отношении товаров 5 и 30 класса МКТУ.

ОАО «Красный Октябрь» в соответствии со свидетельством № 398816 обладает исключительными правами на торговый знак «Праздничные» с приоритетом от 21.07.2008 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» является обладателем исключительных прав на торговые знаки «Буревестник» (свидетельство № 164224, дата приоритета - 13.05.1996 в отношении товаров 30 класса МКТУ), «Спортивные» (свидетельство № 156790, дата приоритета - 13.05.1996 в отношении товаров 30 класса МКТУ).

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 и пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым, не противоречащим закону, способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи (письмо ООО «КФ «Сладуница» от 04.10.2010 № 681, протокол совета производства ООО «КФ «Сладуница» от 20.08.2010, накладную № 000345 от 25.08.2010 на передачу готовой продукции в места хранения, товарную накладную № 2180 от 26.08.2010, приказ № 43 от 21.09.2010 генерального директора ООО «УК «Сладуница», чек ООО «Формат» от 17.03.2011 о реализации конфет «Тайна Маски», копию чека предпринимателя Топоровой С.П. от 06.04.2011 о реализации конфет «Клич Буревестника», товарный чек предпринимателя Федулова В.В. от 26.04.2011 о реализации конфет «Плутишка Буратино», заключения патентного поверенного РФ Гоголева Д.О. от 09.03.2011, патентного поверенного РФ Рогаль И.В.), руководствуясь Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32), суд первой инстанции при рассмотрении настоящего дела установил, что ответчик незаконно использовал принадлежащие истцам торговые знаки, маркируя ими, а также сходными с ними до степени смешения обозначениями выпускаемую продукцию, а именно: конфеты «Тайна Маски», «Плутишка  Буратино», «Клич Буревестника», «Спортивные», пряники «Праздничные». ООО «КФ «Сладуница» указанное обстоятельство в апелляционной жалобе не оспаривает. Ответчик признаёт, что незаконно использовал обозначения на этикетах конфет «Клич Буревестника», «Плутишка Буратино», «Тайна Маски», сходные до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками ОАО «РОТ ФРОНТ» и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» «Буревестник», «Буратино», «Маска»», а также обозначения «Праздничные» и «Спортивные», тождественные товарным знакам ОАО «Красный Октябрь» и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский».

Обозначение «Праздничные» использовалось ответчиком для маркировки кондитерских изделий (пряников), что подтверждается письмом Федеральной таможенной службы от 28.04.2011 № 13 - 24/19773дсп с приложенными к нему данными таможенной статистики внешней торговли об экспорте Российской Федерацией кондитерских изделий (л.д.75 - 77 т. 3).

Истцами в адрес ответчика направлено претензионное письмо № 05 - 03/3257 от 08.09.2010 с требованием прекратить производство, продажу и иное введение в гражданский оборот продукции, маркированной в том числе товарными знаками «Спортивные», «Праздничные», а также сходными с товарными знаками «Маска», «Буратино», «Буревестник» до степени смешения обозначениями «Тайна Маски», «Плутишка Буратино», «Клич Буревестника», права на которые принадлежат истцам (л.д. 39 - 42 т. 1).

ООО «КФ «Сладуница» в своем письме № 681 от 04.10.2010 сообщило о прекращении производства продукции, маркированной словесными обозначениями «Клич Буревестника», «Тайна Маски», «Спортивные», «Праздничные», «Плутишка Буратино» с даты получения претензии, а именно с 24.09.2009, кроме того, в указанном письме ответчик просил согласовать срок реализации в 60 рабочих дней в отношении двух наименований продуктов: «Клич Буревестника» и «Плутишка  Буратино» (л.д. 43 т. 1).

В силу статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 руб., суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Материалами дела подтверждается введение ответчиком в гражданский оборот контрафактной продукции в нарушение исключительных прав истцов на товарные знаки как средства индивидуализации собственной продукции.

Истцами заявлены требования о взыскании с ответчика компенсации в размере 25 000 000 руб., то есть по 5 000 000 руб. за незаконное использование каждого товарного знака. Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая настоящее дело, считает обоснованным взыскание судом первой инстанции с ответчика в пользу ОАО «РОТ ФРОНТ» компенсации в сумме 1 000 000 руб., в пользу ОАО «Красный Октябрь» - компенсации в сумме 500 000 руб., в пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» - компенсации в сумме 1 000 000 руб. Взыскав компенсации в указанном размере, суд первой инстанции учёл доводы сторон, исследовал представленные в материалы дела доказательства, правильно применил нормы материального права.

Как следует из представленного в материалы дела протокола совета производства  ООО «КФ «Сладуница» от 20.08.2010, к производству был утверждён следующий ассортимент продукции: конфеты «Клич Буревестника», «Тайна Маски», «Спортивные», «Плутишка Буратино»; с целью определения потребности рынка, а также исходя из технических возможностей производства определено следующее количество пробного выпуска продукции: конфеты «Тайна Маски» - не более 45 кг., что составляет 15 коробок по 3 кг., конфеты «Плутишка Буратино» - не более 45 кг., что составляет 15 коробок по 3 кг., конфеты «Клич Буревестника» - не более 36 кг., что составляет 12 коробок по 3 кг., конфеты «Спортивные» - не более 30 кг., что составляет 10 коробок по 3 кг. Дата начала производства утверждённого ассортимента продукции определена 22.08.2010 (л.д. 130 т. 2). По накладной на передачу готовой продукции в места хранения от 25.08.2010 № 000345 продукция указанных наименований и в указанном количестве была передана на склад ООО «КФ «Сладуница» (л.д. 131 - 132 т. 2).

По товарной накладной № 2180 от 26.08.2010 ООО «КФ «Сладуница» передало ООО «Торговый дом «Сладуница» 7 коробок конфет «Тайна Маски» (21 кг.) на общую сумму 2226 руб., 8 коробок конфет «Клич Буревестника» (24 кг.) на общую сумму 1804 руб. 80 коп., 6 коробок конфет «Плутишка Буратино» (18 кг.) на общую сумму 1317 руб. 50 коп. и 4 коробки конфет «Спортивные» (12 кг.) на общую сумму 921 руб. 60 коп. (л.д. 135 - 136 т. 2).

Остальная продукция - 8 коробок конфет «Тайна Маски», 9 коробок конфет «Плутишка Буратино», 6 коробок конфет «Спортивные», 4 коробки конфет «Клич Буревестника» согласно актам осмотра ОТК некондиционной готовой продукции на складах ООО «КФ «Сладуница» от 22.09.2010, от 23.09.2010, признана браком, конфеты решено передать на промпереработку, фантик и ярлык утилизировать (л.д. 140 - 143 т. 2).

Между тем, довод апелляционной жалобы о том, что выпуск конфет «Тайна Маски», «Клич Буревестника», «Плутишка Буратино», «Спортивные» являлся минимальным и от их реализации ответчиком получено лишь 6269 руб. 90 коп, суд апелляционной инстанции оценивает критически, так как представление документов об объёмах выпускаемой продукции зависит лишь от воли самого ответчика. При этом ООО «КФ «Сладуница» не представило доказательств того, в каких объёмах спорная продукция была поставлена в торговые точки, в которых она приобреталась истцами (интернет - магазин «Наш магазин», торговые точки предпринимателей Топоровой С.П., Черемисиной Т.В., Федулова В.В.), не заявляло ходатайств к суду о содействии в получении этих доказательств.

Кроме того, согласно письму ООО «УПАКМАРКЕТ и К» от 04.05.2011 с приложенными к нему образцами этикеток (л.д. 91 - 94 т. 3), в период с 31.07.2009 по 19.04.2011 в адрес ООО «КФ «Сладуница» была отгружена продукция по следующим наименованиям: комбинированный материал «Тайна маски» - 232,57 кг; комбинированный материал «Плутишка Буратино» - 685,77 кг; комбинированный материал «Клич Буревестника» - 1050, 72 кг; комбинированный материал «Спортивные» - 685, 87 кг.

Однако из представленных ответчиком документов следует, что конфеты с указанным наименованием утверждены к производству протоколом совета производства ООО «КФ «Сладуница» от 20.08.2010, дата начала производства утверждённого ассортимента продукции определена 22.08.2010. В свою очередь, частично выпущенная партия конфет реализована по товарной накладной № 2180 от 26.08.2010, а остальная часть признана бракованной актами осмотра ОТК некондиционной готовой продукции на складах ООО «КФ «Сладуница» от 22.09.2010, от 23.09.2010.

ООО «КФ «Сладуница» не обосновало, для чего заказало этикет за 11 месяцев до утверждения к производству выпуска конфет и получало его в течение 7 месяцев после утилизации выпущенной партии конфет и этикета.

В свою очередь, поскольку в деле отсутствуют достаточные и достоверные доказательства, свидетельствующие о продолжительности периода выпуска кондитерских изделий, содержащих спорные обозначения, а также о фактических объемах выпушенной продукции, суд первой инстанции признал необоснованной заявленной истцами сумму компенсации (по 5 000 000 руб. за каждое наименование продукции).

Представленный в материалы дела расчет истцов, приведенный в письменных пояснениях в обоснованности размера компенсации за нарушение прав на товарные знаки, основан на справке № 10 - 01/1481 от 06.05.2011 о нормах расхода заверточных материалов (л.д. 103 т. 3), однако, факт продажи ответчиком указанного истцами количества продукции и, соответственно, вероятных убытков истцов за незаконное использование их товарных знаков, не подтверждён достаточными доказательствами.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков (пункт 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Суд первой инстанции определил размер подлежащей взысканию денежной компенсации, исходя из характера допущенного правонарушения, степени вины нарушителя, с соблюдением принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, в соответствии с требованиями статьи 1252 и пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с учетом правовой позиции, изложенной в пункте 43.3 названного Постановления от 26.03.2009 № 5/29.

Оснований для взыскания с ответчика иного размера компенсации, у суда апелляционной инстанции не имеется. Обжалуемое решение суда подлежит оставлению без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Расходы по апелляционным жалобам относятся на подавших их лиц.

руководствуясь п.1 ст. 269  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой  арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Омской области от 03 июня 2011 года по делу №  А46 - 917/2011 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно - Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка