ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2013 года Дело N А40-7129/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 15 июля 2013 года

постановление изготовлено в полном объеме 22 июля 2013 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Н.В. Лаврецкой, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Рожковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Некоммерческого партнерства «Русско-Балканское информационно-экономическое агентство»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 23 апреля 2013 года

по делу № А40-7129/13, принятое судьей А.С. Чадовым,

по иску Международного агентства деловой информации «Интертендер»

(ОГРН 1125012006899, 140000, г. Реутов, ул. Калинина, д. 12)

к НП «Русско-Балканское информационно-экономическое агентство»

(ОГРН 1097799010770, 115088, г. Москва, Крутицкая наб., д. 17, кв. 62)

о защите прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Лукин М.В. (приказ 1/Л от 05.09.2012)

от ответчика: извещен

установил:

Международное агентство деловой информации «Интертендер» (открытое акционерное общество) (далее - Интертендер (ОАО), истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Некоммерческому партнерству «Русско-Балканское информационно-экономическое агентство» (далее - НП «Русбалканинформ», ответчик) об обязании ответчика удалить товарный знак с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок классифицируемых по всем услугам, входящим в 38, 41 и 42 классы МКТУ, в том числе размещенных в информационной сети Интернет, а также о взыскании компенсации в размере 343 000 рублей (с учетом уточнения предмета иска а порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Интертендер (ОАО) также заявляло требование о привлечении ответчика к административной ответственности в порядке пункта 5 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за предупредительную маркировку по отношению к незарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку. Впоследствии истец отказался от указанного требования.

определение м от 26.02.2013 суд первой инстанции принял частичный отказ от иска и прекратил производство.

решением Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2013 исковые требования удовлетворены частично, взыскано с НП «Русбалканинформ» в пользу Интертендер (ОАО) компенсацию в виде расходов на оплату услуг нотариуса в размере 3 100 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 89 рублей 11 копеек.

Суд обязал НП «Русбалканинформ» в течении месяца в с момента вступления решения суда в законную силу удалить товарный знак с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок классифицируемых по всем услугам, входящим в 38, 41 и 42 классы МКТУ, в том числе размещенных в информационной сети Интернет.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

В требовании НП «Русбалканинформ» о взыскании с Интертендер (ОАО) 100 000 рублей судебных расходов отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, НП «Русбалканинформ» обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило решение от 23.04.2013 отменить, в удовлетворении заявленных истцом требований отказать.

Заявитель указывает на использование на своем сайта в сети Интернет спорного изображения только в отношении зарегистрированных НП «Русбалканинформ» классов МКТУ.

Ответчик полагает выводы суда о создании спорного изображения, не относящимися к предмету заявленных требований и необоснованными.

Ошибочным, по мнению заявителя, также является выводы решения об отсутствии спора по однородности услуг и наличие недобросовестной конкуренции со стороны ответчика.

Заявитель считает не применимыми к спору по настоящему делу разъяснений пункта 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о времени и месте судебного разбирательства, уполномоченного представителя для участия в заседании  не направил. Лицо, явившееся от НП «Русбалканинформ» для представления его интересов, не было допущено к участию в процессе в связи с отсутствием надлежаще оформленной доверенности.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 АПК РФ, изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в нем доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, находит обжалуемое решение подлежащим отмене на основании следующего.

Истец в обоснование своих требований, ссылается на принадлежащий ему товарный знак по свидетельству № 449157, зарегистрированный в отношении  услуг: 38 класса МКТУ - агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи; 41 класса МКТУ - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировка]; субтитрование; услуги казино; услуги каллиграфов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы; 42 класса МКТУ - анализ компьютерных систем; анализ химический; архитектура; аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевое дело; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ответчику принадлежит  товарный знак по свидетельству № 453564, зарегистрированный в отношении товаров и  услуг: 09 класса МКТУ - видеокассеты с публикациями; дискеты с публикациями; диски с публикациями; доски объявлений электронные; кассеты с публикациями; компакт-диски [аудио-видео] с публикациями; информационные программы для компьютеров; носители информации магнитные; носители информации оптические; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]; 16 класса МКТУ - альбомы; альманахи; афиши, плакаты; брошюры; буклеты; издания печатные; изображения графические; календари; каталоги; книги; периодика; продукция печатная; проспекты; фотографии; 35 класса МКТУ - агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление товаров и услуг на всех медиасредствах с целью их продажи; прогнозирование экономическое; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц]; реклама, в том числе интерактивная в компьютерной сети; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги снабженческие для третьих лиц; 36 класса МКТУ - анализ финансовый; инвестирование; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; поручительство; услуги попечительские; экспертиза налоговая.

Интертендер (ОАО) и НП «Русбалканинформ» обладают исключительными правами каждый на свой товарный знак со сходными графическими обозначениями в отношении товаров и услуг, отнесенных к различным классам МКТУ.

В качестве подтверждения факта  нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак № 449157 истец представил протокол осмотра Интернет-портала «Международный информационный портал» «tradeportal.ru.com» от 19.12.2012, составленного нотариусом Балашихинского нотариального округа Московской области Паршуковской М.А.

Согласно статье 1477 ГК РФ товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В силу статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках,  упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к  продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в  рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Товаром признается имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. Услугой признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности (статья 38 Налогового кодекса Российской Федерации). Предметы, произведённые для личного потребления, в экономическом смысле товарами не являются.

Представленный истцом протокол осмотра сайта «tradeportal.ru.com» не подтверждает того, что ответчик на своем портале оказывал услуги на коммерческой основе третьим лицам. Истец не представил доказательств того, какие именно услуги предоставлялись потребителям. Факт размещения на Интернет-сайте деловой информации не может являться доказательством оказания услуг.

Также истец не доказал, что представленная на указанном сайте информация относится к услугам 38, 41, 42 классов МКТУ по свидетельству №449157, а не к товарам и услугам 09, 16, 35, 36 классов МКТУ по свидетельству №453564.

При этом ответчику согласно свидетельству №453564 принадлежит право на оказание услуг по ведению автоматизированных баз данных; деловой экспертизе; изучению общественного мнения; изучению рынка; информации деловой; информации и советов коммерческих потребителям; исследованиям в области бизнеса; исследованиям в области маркетинга; консультациям по вопросам организации и управления бизнесом; консультациям профессиональным в области бизнеса; организациям выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставлению товаров и услуг на всех медиасредствах с целью их продажи; прогнозированию экономического; продвижению товаров и услуг [для третьих лиц]; рекламе, в том числе интерактивной в компьютерной сети; сбору и предоставлению статистических данных; сбору информации по компьютерным базам данных; сведениям о деловых операциях; систематизацию информации в компьютерных базах данных;  анализу финансовому; инвестированию и т.п.

Также нельзя признать нарушением исключительных прав истца на товарный знак № 449157 действия ответчика по регистрации товарного знака № 453564 , поскольку услуги в отношении которых были зарегистрированы товарные знаки не являются однородными.

Согласно информации, находящейся в открытом доступе на сайте Роспатента www1.fips.ru  дата приоритета товарного знака истца 13.08.2010. Однако согласно штампу ФИПС отд. № 17 заявка получена Роспатентом 28.08.2010 спустя 11 дней после приоритета товарного знака ответчика - 17.08.2010.

На вопрос суда представитель истца пояснил, что заявка направлена ранее по факсу, что допускается правилами регистрации заявок, после чего была передана в Роспатент. Пояснить, чем вызвана пятнадцатидневная задержка в сдаче заявки на регистрацию товарного знака непосредственно в канцелярию Роспатента после направления факса, не смог.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами решения о злоупотреблении НП «Русбалканинформ» правом и оценкой действий ответчика по регистрации товарного знака  проявлением недобросовестной конкуренции.

Как установлено пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания).

Вывод  суда первой инстанции о том, что разъяснения, содержащиеся в пункте  63  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О  некоторых  вопросах, возникших в связи с  введением в действие части четвертой Гражданского  кодекса Российской Федерации» применимы  к рассматриваемому спору  не соответствует положениям пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, поскольку  истец не воспользовался представленным ему законом правом на оспаривание регистрации товарного знака № 453564  и не оспаривалось решение Роспатента по его регистрации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Исходя из оценки изложенных обстоятельств в их совокупности и взаимосвязи, руководствуясь положениями пункта 2 статьи 269 АПК РФ, суд апелляционной инстанции отменяет решение суда первой инстанции в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, и неправильным применением норм материального права (пункт 1 части 1 и часть 2 статьи 270 АПК РФ).

Исковые требования Интертендер (ОАО) подлежат оставлению без удовлетворения.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 23 апреля 2013 года по делу   № А40-7129/13 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с Международного агентства деловой информации «Интертендер» (ОГРН 1125012006899, 140000, г. Реутов, ул. Калинина, д. 12) в пользу Некоммерческого партнерства «Русско-Балканское информационно-экономическое агентство» (ОГРН 1097799010770, 115088, г. Москва, Крутицкая наб., д. 17, кв. 62)  2 000 (Две тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка