СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июля 2018 года Дело N А41-24270/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 5 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Булгакова Д.А., Химичева В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью инженерный центр "СОЛДРИМ-МСК" (офисно-общественный комплекс закрытого акционерного общества "Гринвуд", стр. 9, 69 км МКАД, п/о Путилково, Красногорский р-он, Московская обл., 143441, ОГРН 1135024008096) на решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2017 по делу N А41-24270/2017 (судья Саенко М.В.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2018 по тому же делу (судьи Коновалов С.А., Бархатов В.Ю., Семушкина В.Н.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "СОЛДРИМ-СПБ" (ул. Гагарина, д. 10, г. Ивангород, Кингисеппский р-он, Ленинградская обл., 188490, ОГРН 10347014233668)

к обществу с ограниченной ответственностью инженерный центр "СОЛДРИМ-МСК"

о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Калесински Ярослав (США) и иностранное лицо - SOLDREAM, INC. (Reservoir road, Vernon, CT, 06066, USA).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "СОЛДРИМ-СПБ" - Родионов М.Ю. и Усков В.В. (по доверенности от 15.02.2017 N 08);

от общества с ограниченной ответственностью инженерный центр "СОЛДРИМ-МСК" - Алсуфьев Л.А. (по доверенности от 19.02.2018 N 23) и Романов С.В. (по доверенности от 19.02.2018 N 20).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СОЛДРИМ-СПБ" (далее - общество "СОЛДРИМ-СПБ") обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью инженерный центр "СОЛДРИМ-МСК" (далее - общество "СОЛДРИМ-МСК") о запрете обществу "СОЛДРИМ-МСК" использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием общества "СОЛДРИМ-СПБ", в отношении следующих видов экономической деятельности: оптовая торговля станками для обработки металлов (ОКВЭД 46.62.2), оптовая торговля станками для обработки прочих материалов (ОКВЭД 46.62.3), монтаж промышленных машин и оборудования (ОКВЭД 33.20); о запрете обществу "СОЛДРИМ-МСК" использовать обозначения "СОЛДРИМ" и "SOLDREAM", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 600814 в отношении услуг по розничной и оптовой продаже промышленного металлообрабатывающего оборудования, снабженческих для третьих лиц, наладки, ремонта и установки промышленного металлообрабатывающего оборудования, информации по вопросам обработки материалов, металлов, работ монтажно-сборочных по заказу для третьих лиц, исследованию техническому, экспертизы инженерно-технической; о взыскании с общества "СОЛДРИМ-МСК" в пользу общества "СОЛДРИМ-СПБ" компенсации за допущенное нарушение исключительного права на указанный товарный знак в размере 100 000 рублей.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Калесински Ярослав и иностранное лицо -SOLDREAM, INC. (далее - компания).

Решением Арбитражного суда Московской области от 13.11.2017 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2018 решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2017 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поступившей в Суд по интеллектуальным правам, общество "СОЛДРИМ-МСК", ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального и материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 600814 и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении данного требования.

Общество "СОЛДРИМ-МСК", не оспаривая выводы судов первой и апелляционной инстанций в части запрета использования фирменного наименования и обозначений, сходных с товарным знаком истца, считает необоснованным взыскание судами компенсации за нарушение исключительного права на этот товарный знак.

Данный довод общество "СОЛДРИМ-МСК" обосновывает тем, что оно было зарегистрировано в качестве юридического лица ранее даты приоритета товарного знака истца, а, следовательно, исключительное право на фирменное наименование общества "СОЛДРИМ-МСК" имеет приоритет над исключительным правом на товарный знак общество "СОЛДРИМ-СПБ", что исключает возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на этот товарный знак.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что при рассмотрении настоящего дела суды вследствие формальной оценки и исследования обстоятельств дела смешали понятия "фирменное наименование" и "товарный знак", при том, что требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на фирменное наименование истцом не заявлялось.

Также ответчик утверждает, что истец доказательств использования ответчиком в своей деятельности принадлежащего истцу товарного знака не приводил, а суды их не исследовали. При этом ответчик отмечает, что не использовал товарный знак истца ни в переписке, ни на бланках, ни в электронном адресе или наименовании.

В отзыве на кассационную жалобу общество "СОЛДРИМ-СПБ" не согласилось с доводами, изложенными в ней, полагая, что обжалуемые судебные акты являются законными, а выводы основаны на полной и всесторонней оценке доказательств, представленных в материалы дела.

Истец отмечает, что поскольку ответчиком не оспаривался факт незаконного использования спорного товарного знака, то требование о взыскании компенсации за допущенное нарушение является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В тоже время общество "СОЛДРИМ-СПБ" полагает, что факт возникновения у общества "СОЛДРИМ-МСК" исключительного права на фирменное наименование не имеет правового значения при оценке факта незаконного использования товарного знака истца, поскольку факт незаконного использования этого знака, как до даты его приоритета, так и после указанной даты подтверждается материалами дела.

В судебном заседании представители ответчика поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представители истца возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "СОЛДРИМ-СПБ" зарегистрировано в качестве юридического лица 25.09.2003.

Согласно пункту 2.2 устава общества "СОЛДРИМ-СПБ" (в редакции от 19.08.2009) в предмет его экономической деятельности входит оптовая торговля станками для обработки металлов и оптовая торговля станками для обработки прочих материалов.

Из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), следует, что основным видом экономической деятельности истца является оптовая торговля металлообрабатывающими станками (ОКВЭД 46.62.2), к дополнительным относятся: монтаж промышленных машин и оборудования (ОКВЭД 33.20), оптовая торговля станками для обработки прочих материалов (ОКВЕД 46.62.3), деятельность по дополнительному профессиональному образования прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 85.42.9).

Кроме того, общество "СОЛДРИМ-СПБ" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Soldream" по свидетельству Российской Федерации N 600814, зарегистрированного Федеральной службы по интеллектуальной собственности 09.01.2017 с приоритетом от 02.02.2016 в отношении услуг 35, 37, 40, 41, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Общество "СОЛДРИМ-МСК", согласно сведениям из ЕГРЮЛ, зарегистрировано в качестве юридического лица 06.12.2013; к основным видам экономической деятельности данного общества относятся оптовая торговля металлообрабатывающими станками (ОКВЭД 46.62.2) и оптовая торговля станками для обработки прочих материалов (ОКВЭД 46.62.3).

В обоснование исковых требований общество "СОЛДРИМ-СПБ" указывало на то, что на сайте общества "СОЛДРИМ-МСК" размещена информация, согласно которой данное общество является крупнейшим поставщиком высококачественного металлообрабатывающего оборудования для нужд промышленных предприятий России и СНГ, целью которого является поставка прецизионного металлообрабатывающего оборудования, комплектующих к нему и предоставление обслуживания клиентам.

Общество "СОЛДРИМ-СПБ", полагая, что произвольные части фирменных наименований истца и ответчика сходны, ими осуществляется однородная деятельность, а для индивидуализации услуг ответчиком также используются обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, обратилось в Арбитражный суд Московской области с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные исковые требования в полном объеме, исходил из сходства произвольных частей фирменных наименований истца и ответчика, приоритета исключительного права на фирменное наименование истца над исключительным правом на фирменное наименование ответчика; осуществления истцом и ответчиком аналогичных видов деятельности; доказанности факта незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

При этом в обжалуемом решении суд первой инстанции указал, что товарный знак истца имеет приоритет над фирменным наименованием ответчика, который должен прекратить незаконное использование фирменного наименования, сходного с наименованием истца, в отношении видов деятельности, однородных услугам, для которых этот товарный знак зарегистрирован.

Определяя размер компенсации за допущенное обществом "СОЛДРИМ-МСК" нарушение исключительного права на товарный знак, суд первой инстанции, принимая во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, исходя из принципов разумности, обоснованности и соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения, пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с общества "СОЛДРИМ-МСК" в пользу общества "СОЛДРИМ-СПБ" компенсации в размере 100 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, изложенные в обжалуемом решении.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 2 той же статьи фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

В силу пункта 1 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (пункт 3 статьи 1474 ГК РФ).

Таким образом, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием иного юридического лица при одновременном наличии двух условий: 1) осуществление юридическими лицами аналогичной деятельности; 2) фирменное наименование иного юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Судами первой и апелляционной инстанции на основании оценки представленных в материалы дела доказательств установлен факт нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащее ему фирменное наименование, что ответчиком не оспаривается.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, сводятся к несогласию общества "СОЛДРИМ-МСК" с выводами судов первой и апелляционной инстанций в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак. При этом наличие у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 600814 ответчиком также не оспаривается.

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, суды пришли к выводу о том, что ответчиком используется обозначение ("by Soldream"), сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит истцу, для индивидуализации однородных услуг путем размещения этого обозначения на документации, в связи с чем признали ответчика лицом, нарушившим исключительное право на этот товарный знак, и взыскали соответствующую компенсацию.

Однако судами первой и апелляционной инстанций не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как указано в части 2 статьи 1481 ГК РФ, свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В статье 1473 ГК РФ закреплено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В соответствии со статьей 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ, возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

Как следует из устава общества "СОЛДРИМ-МСК", выписки из ЕГРЮЛ в отношении данного лица, оно было зарегистрировано в качестве юридического лица 06.12.2013.

В свою очередь товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 600814 зарегистрирован 09.01.2017, а датой его приоритета является 02.02.2016.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

При этом в силу частей 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Вместе с тем из обжалуемых судебных актов невозможно однозначно установить, на основании оценки каких именно доказательств суды пришли к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак, при том, что исключительные права на фирменное наименование и товарный знак возникли у истца в разное время.