А62-1481/2009 от 22 октября 2010

ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 октября 2010 года Дело N А62-1481/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 18 октября 2010 года

Постановление изготовлено в полном объеме 22 октября 2010 года

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Сентюриной И.Г.,

судей Байрамовой Н.Ю., Волковой Ю.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шмалий Т.М.,

рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Бородино 2006», г.Рудня Смоленской области, на решение Арбитражного суда Смоленской области от 06 августа 2010 года по делу N А62-1481/2009 (судья Савчук Л.А.), принятое по иску закрытого акционерного общества «Лагидзе», г.Тбилиси, закрытого акционерного общества «ТЛЗ «Воды Лагидзе», г.Тихвин Ленинградской области, к обществу с ограниченной ответственностью «Бородино 2006», г.Рудня Смоленской области, обществу с ограниченной ответственностью «Рамаз Лагидзе», г.Тбилиси, о признании договора коммерческой концессии недействительным и запрете использования части товарного знака, запрете выпуска продукции с использованием товарного знака,

при участии:

от истца: Дзимистаришвили М.О. - генерального директора ЗАО «ТЛЗ «Воды Лагидзе», протокол N1 от 16.09.2004; решение N1/06 от 12.09.2006; от ЗАО «Лагидзе» и ЗАО «ТЛЗ «Воды Лагидзе: Вислогузова А.К. - представителя по доверенности N47А 830692 от 11.06.2008, от ответчиков: не явились, извещены судом надлежащим образом,

установил: закрытое акционерное общество «Лагидзе» (далее - ЗАО «Лагидзе»), закрытое акционерное общество «Тихвинский лимонадный завод «Воды Лагидзе» (далее - ЗАО ТЛЗ «Воды Лагидзе») обратились в Арбитражный суд Смоленской области с требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «Бородино 2006» (далее - ООО «Бородино 2006»), обществу с ограниченной ответственностью «Рамаз Лагидзе» (далее - ООО «Рамаз Лагидзе») (далее совместно именуемые - ответчики) о признании недействительным закрытое акционерное общество «Лагидзе» (далее - ЗАО «Лагидзе»), закрытое акционерное общество «Тихвинский лимонадный завод «Воды Лагидзе» (далее - ЗАО ТЛЗ «Воды Лагидзе») обратились в арбитражный суд с требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «Бородино 2006» (далее - ООО «Бородино 2006»), обществу с ограниченной ответственностью «Рамаз Лагидзе» (далее - ООО «Рамаз Лагидзе») (далее совместно именуемые - ответчики) о признании недействительным договора коммерческой концессии N1-2006 от 22.12.2006, заключенного между ООО «Бородино 2006» и ООО «Рамаз Лагидзе», запрете ответчикам части товарного знака «Митрофан Лагидзе» запрете ответчикам выпускать продукцию с использованием товарного знака «Воды Лагидзе» концессии N 1-2006 от 22.12.2006, заключенного между ООО «Бородино 2006» и ООО «Рамаз Лагидзе», запрете ответчикам части товарного знака «Митрофан Лагидзе», запрете ответчикам выпускать продукцию с использованием товарного знака «Воды Лагидзе».

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцы уточнили исковые требования, просили признать недействительным договор коммерческой концессии N 1-2006 от 22.12.2006, запретить ООО «Бородино 2006» использовать элементы товарного знака «Митрофан Лагидзе», а именно ключевой лексической единицы «Лагидзе» при выпуске газированной безалкогольной воды; запретить ООО «Бородино 2006» использование части коммерческого обозначения «ТЛЗ «Воды Лагидзе», а именно словосочетания «Воды Лагидзе» при выпуске газированной безалкогольной воды. Уточнение было принято судом первой инстанции.

До рассмотрения спора по существу истцы, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, повторно уточнили исковые требования и просили суд запретить ответчикам использование товарного знака «Митрофан Лагидзе» и фирменного наименования «Воды Лагидзе» при выпуске газированной безалкогольной продукции, при этом запретить ответчикам использовать часть товарного знака все его элементы вместе или в отдельности; запретить ответчикам использовать часть фирменного наименования ЗАО «ТЛЗ «Воды Лагидзе», все его элементы вместе и в отдельности. Судебные расходы в виде оплаченной государственной пошлины и расходы на оплату услуг представителя возложить на ответчиков. Уточнение принято судом первой инстанции.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 06 августа 2010 года обществу с ограниченной ответственностью «Бородино 2006», обществу с ограниченной ответственностью «Рамаз Лагидзе» запрещено использовать часть товарного знака «Митрофан Лагидзе» по международной регистрации 831895 при выпуске продукции по классу 32 Международной классификации товаров и услуг, его отдельные элементы вместе или в отдельности. Также суд запретил обществу с ограниченной ответственностью «Бородино 2006» использовать фирменное наименование закрытого акционерного общества «Тихвинский лимонадный завод - «Воды Лагидзе» при выпуске продукции. В удовлетворении остальной части исковых требований суд отказал. Суд взыскал с общества с ограниченной ответственностью «Бородино 2006» и общества с ограниченной ответственностью «Рамаз Лагидзе» в равных долях судебные расходы в пользу закрытого акционерного общества «Тихвинский лимонадный завод «Воды Лагидзе» 112 000 рублей, в том числе 80 000 рублей расходов на проведение судебной экспертизы, 2 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 30 000 рублей расходов на оплату услуг представителя. Также суд взыскал с общества с ограниченной ответственностью «Бородино 2006», общества с ограниченной ответственностью «Рамаз Лагидзе» в равных долях в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 000 рублей.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «Бородино 2006» обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает, что решение суда является незаконным и необоснованным.

Законность и обоснованность решения проверены в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ. При этом судом апелляционной инстанции не установлены основания для его отмены, предусмотренные ст. 270 АПК РФ.

С доводами ООО «Бородино 2006», изложенными в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции согласиться не может в силу следующих обстоятельств.

Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции установил:

В 1887 году Митрофан Лагидзе основал завод «Воды Лагидзе», Грузия по производству сиропов и напитков по уникальной технологии, созданной ученым Митрофаном Лагидзе.

Правообладателем товарного знака «Митрофан Лагидзе» в настоящее время является в ЗАО «Лагидзе», директором которого является Торнике Лагидзе (внук Митрофана Лагидзе).

Грузинская фирма ЗАО «Лагидзе» является, зарегистрированным 26 июля 2004 года в Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной собственности согласно Мадридскому соглашению и протоколу N 806/275671301 (номер международной регистрации 831 895, справка о международной регистрации опубликована в Газете Международных торговых знаков Международной организации Интеллектуальной собственности N 2004/31).

Между ЗАО «Лагидзе», Грузия и ЗАО ТЛЗ «Воды Лагидзе», Россия был заключен лицензионный договор на использование товарного знака «Митрофан Лагидзе» для производства безалкогольной газированной воды «Митрофан Лагидзе» (зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности патентным и товарным знакам за N 581).

19.10.2004 между ЗАО «Лагидзе» и ЗАО «Тихвинский лимонадный завод» был заключен договор N 7, согласно которому ЗАО «Лагидзе» предоставляет ЗАО «ТЛЗ» на срок действия договора исключительно право на использование товарного знака «Митрофан Лагидзе», зарегистрированного в установленном законом порядке, для обозначения ЗАО «ТЛЗ» производимых и реализуемых на территории Российской Федерации, а именно на территории Санкт- Петербурга Ленинградской области и северо-западным регионам России фруктовых и газированных вод, лимонадов и напитков согласно перечню.

05.06.2007 между ЗАО «Лагидзе» и ЗАО «Тихвинский лимонадный завод Воды Лагидзе» заключен лицензионный договор, согласно которому Лицензиар (ЗАО «Лагидзе» за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом (ЗАО «ТЛЗ - Воды Лагидзе») предоставляет исключительную лицензию на товарный знак, выполненный в соответствии с международной регистрацией N 831895 на территории Северо-западного региона Российской Федерации, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область для использования его Лицензиатом на часть товаров 32 класса МКТУ, указанных в международной регистрации, а именно газированные воды и фруктовые напитки.

В 2008 году истцам стало известно о производстве ООО «Бородино 2006» в г. Рудня Смоленской области безалкогольной газированной воды «Воды Лагидзе». При этом перечень продукции, производимой ООО «Бородино 2006» полностью идентичен перечню продукции, производимой ЗАО «Лагидзе» и ЗАО ТЛЗ «Воды Лагидзе». Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев заявленные исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии частичных оснований для их удовлетворения.

Проверив в порядке апелляционного производства судебный акт, правильность применения норм материального и норм процессуального права, а также соответствие выводов Арбитражного суда Смоленской области фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, судебная коллегия пришла к следующему.

Товарный знак и фирменное наименование являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) (Интеллектуальная собственность охраняется законом (статья 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу положений статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно положений статей 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Из представленных в материалы дела документов следует, что ЗАО «Лагидзе», Грузия является правообладателем товарного знака «Митрофан Лагидзе» по международной регистрации от 26.07.2004 N 831895 в отношении Российской Федерации, указанной в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятым в Мадриде 27.06.1989.

Согласно статье 4 Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению с момента регистрации, произведенной таким образом в Международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3-ter, в каждой заинтересованной договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

При этом ранее на территории СССР товарный знак Митрофан Лагидзе был известен как товарный знак «Объединения по производству и торговле безалкогольных напитков и сиропов «Лагидзе», в настоящее время предприятие АО «Лагидзе» (л.д.30-46, т.1, л.д. 88-89, 115-116, т.2). Согласно свидетельству Государственного комитета по изобретениям им открытиям при Государственном комитете СССР по науке и технике СССР N 93518 установлен приоритет товарного знака 17.05.1990 по классу товаров: 32-минеральные и газированные воды; фруктовые соки и напитки, сиропы. Сиропы ЗАО «Лагидзе», на основе которых выпускает продукцию ЗАО «Тихвинский лимонадный завод - «Воды Лагидзе» производятся в Грузии и сертифицированы на территории РФ (л.д. 39, т. 1). В материалах дела также представлены копии грузовых таможенных деклараций (л.д. 40-51, т.2).

Права на использование товарного знака преданы по договору N 7 от 19.10.2004 ЗАО Тихвинский лимонадный завод. 05.07.2007 между ЗАО «Лагидзе» и ЗАО ТЛЗ «Воды Лагидзе» заключен лицензионный договор на использование товарного знака «Митрофан Лагидзе», зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности патентным и товарным знакам за N 581 02.11.2007, о чем имеется отметка на договоре.

Согласно статье 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной

деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно предмету лицензионного договора ЗАО «Лагидзе» Грузия за вознаграждение предоставляет исключительную лицензию на товарный знак, выполненный в соответствии с международной регистрацией N 831895 на территории Северо-Западного региона Российской Федерации, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область для использования его на часть товаров 32 класса МКТУ, а именно газированные воды и фруктовые напитки.

В этом, исключительная лицензия предоставляет лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (статья 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В ходе рассмотрения в суде первой инстанции была назначена судебная экспертиза, производство экспертизы поручено патентному поверенному Российской Федерации Андреевой Марии Юрьевне. На разрешение эксперта поставлены вопросы:

1. Являются ли сходными до степени смешения какие-либо обозначения и элементы, размещенные на этикетках ООО «Бородино 2006»,представленных на экспертизу, с товарным знаком по международной регистрации N 831895, с учетом материалов по интенсивному и продолжительному использованию товарного знака правообладателем и лицензиатом?

2. Являются ли однородными товары, маркируемые этикетками, представленными на экспертизу, товарам, указанным в международной регистрации N 831895?

3. Являются ли сходными до степени смешения какие-либо обозначения и элементы, размещенные на этикетках ООО «Бородино 2006», представленных на экспертизу, с фирменным наименованием «Тихвинский лимонадный завод - «Воды Лагидзе»?

4. Являются ли сходными до степени смешения какие-либо обозначения и элементы, размещенные на этикетках ООО «Бородино 2006», представленных на экспертизу, с сокращенным фирменным наименованием «ТЛЗ - «Воды Лагидзе»?

5. Обладает ли обозначение «Воды Лагидзе» достаточными различительными признаками для признания его коммерческим обозначением для предприятия по выпуску газированных вод?

6. Способно ли коммерческое обозначение «Воды Лагидзе» ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятию ЗАО «Тихвинский лимонадный завод - «Воды Лагидзе», при его использовании третьим лицом для предприятия по выпуску газированной воды?

Согласно заключению экспертизы, проведенной в рамках рассмотрения настоящего дела, патентным поверенным сделаны следующие выводы.

При исследовании сходства до степени смешения обозначений и элементов, размещенные на этикетках ООО «Бородино 2006», с товарным знаком по международной регистрации N 831895 эксперт отметил, что товарный знак по международной регистрации N 831895, правообладателем которого является ЗАО «Лагидзе», Грузия представляет собой комбинированный товарный знак, в центре изображена грузинская женщина в национальном уборе, по кругу нанесена надпись МИТРОФАН ЛАГИДЗЕ на трех языках: грузинском, русском, английском. Вопросы тождества и сходства товарных знаков регламентированы в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированы в Минюсте РФ 25 марта 2003 г., регистрационный N 4322 (далее по тексту - Правила), а также Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждены приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. N 26 (далее -Рекомендации).

В соответствии с п. 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смещения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. 6.1 Рекомендация в соответствии с абзацами 1, 2, 3 пункта 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

-с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно п. 6.3. Рекомендация при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения (сходство элементов определяется в соответствии с п. 14.4.2.2. Правил), то такие комбинированные обозначения следует признать сходными до степени смешения (при различии в изобразительных элементах).

При этом, исключительная лицензия предоставляет лицензиату

права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (статья 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.