• по
Более 58000000 судебных актов
  • Текст документа
  • Статус


АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 февраля 2007 года Дело N А45-19210/06-37/532


[В удовлетворении требований одного из патентообладателей о признании недействительным лицензионного договора, заключенного между ответчиком и вторым патентообладателем, отказано. Суд указал, что на момент заключения оспариваемого договора между ответчиками, истец не являлся владельцем патента, договор был заключен в соответствии с требованиями законодательства и не может быть признан недействительным по признаку ничтожности]
(Извлечение)
 

____________________________________________________________________
Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30 октября 2007 года N Ф04-7554/2007(39648-А45-17) решение от 22.02.2007 оставлено в силе, постановление от 20.08.2007 апелляционной инстанции Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-19210/06-37/532 отменено.

____________________________________________________________________


Арбитражный суд Новосибирской области в составе: судья: ..., рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке ст.ст. 64-68, 71, 75, 27, 4, 51, 89, 131, 123, 121, 133-137, 155, 158, 159, 162 АПК РФ исковое заявление: истец: ОАО «К», Новосибирск, ответчики: 1. ЗАО «ХКК», г. Новосибирск; 2. ОАО «АКРП», г. Барнаул; третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), г. Москва; о признании договора недействительным об обязании выполнить действия об обязании запретить выполнять определенные действия, при участии в заседании представителей: от истца: ..., от ответчика: ..., в присутствии полномочных представителей лиц, участвующих в деле (ст.ст. 59-63 АПК РФ):

установил:

Иск заявлен о признании недействительным лицензионный договор между ЗАО «ХКК» и ОАО «АКРП», зарегистрированного в Роспатенте 23.11.2004г. за N 20483/04, о запрете ОАО «АКРП» изготовления, применения, внесения предложений о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготавливаемого по патенту 2148430; об обязании ОАО «АКРП» возвратить ЗАО «ХКК» по акту приема-передачи ноу-хау и знания для выпуска продукции по лицензионному договору, заключенному между ЗАО «ХКК» и ОАО «АКРП» и зарегистрированному в Роспатенте 23.11.2004 г.за N 20483/04; об обязании Роспатент аннулировать запись о регистрации лицензионного договора, заключенного между ЗАО «ХКК» и ОАО «АКРП», зарегистрированного в Роспатенте 23.11.2004г.за N 20483/04, внести соответствующую запись в государственный реестр и опубликовать сведения об аннулировании записи о регистрации лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте 23.11.2004г. за N 20483/04, в Официальном бюллетене Роспатента «Изобретения. Полезные модели» (п. 1 ст. 10, п. 1 ст. 13, п.п. 1 п. 2 ст. 14 Патентного закона, ст.ст. 166, 167, 168 ГК РФ).

В заявлении от 21.12.2006 года истец изложил предмет иска в следующей редакции:

- в связи с тем, что с 30 января 2006 года лицензионный договор, заключенный между ЗАО «ХКК» и ОАО «АКРП» зарегистрированный в Роспатенте 23.11.2004г. за N 20483/04, противоречит ст. 10 и ст. 13 «Патентного закона Российской Федерации», признать данную сделку недействительной по признаку ничтожности;

- признать незаконным с 30 января 2006 года введение ЗАО «ХКК» в гражданский оборот катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготавливаемого по патенту 2148430 по лицензионному договору, заключенному между ЗАО «ХКК» и ОАО «АКРП» и зарегистрированному в Роспатенте 23.11.2004 г.за N 20483/04 без привлечения в качестве лицензиара второго патентообладателя - ОАО «К»;

- запретить ОАО «АКРП», изготовление, применение, внесение предложений о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготавливаемого по патенту 2148430 в рамках лицензионного договора, заключенного между ЗАО «ХКК» и ОАО «АКРП» и зарегистрированный в Роспатенте 23.11.2004г. за N 20483/04;

- обязать ОАО «АКРП» возвратить ЗАО «ХКК» по акту приема-передачи ноу-хау и знания для выпуска продукции по лицензионному договору, заключенному между ЗАО «ХКК» и ОАО «АКРП» и зарегистрированному в Роспатенте 23.11.2004 г. За N 20483/04;

- обязать Роспатент аннулировать запись о регистрации лицензионного договора, заключенного между ЗАО «ХКК» и ОАО «АКРП» и зарегистрированного в Роспатенте 23.11.2004 г. За N 20483/04, внести соответствующую запись в государственный реестр и опубликовать сведения об аннулировании записи о регистрации лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте 23.11.2004 г. За N 20483/04, в Официальном бюллетене Роспатента «Изобретения. Полезные модели».

Поскольку дополнительные исковые требования не предусмотрены (ст.ст. 41, 49, 125 - 127 АПК РФ), то рассматриваются первоначально заявленные требования, изложенные в исковом заявлении.

Определением от 21.12.2006 года арбитражный суд привлек, по инициативе ОАО «АКРП», к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных прав на предмет спора, в порядке ст. 51 АПК РФ Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), г. Москва.

Первый ответчик - ЗАО «ХКК» в отзыве по иску от 16.01.2007 года иск признал полностью, признал иск и в заявлении от 21.02.2007 года, представив свои учредительные документы. По мнению данного ответчика, доводы истца обоснованные, как в части того, что истец согласно решению арбитражного суда от 30.01.2006 года является вторым патентообладателем на изобретение N 2148430 «Катализатор для дегидрирования углеводородов и способ его использования», так и в части применения п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ - по порядку использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в случае, если имеется несколько патентообладателей. Истец и данный ответчик полагают, что такой порядок должен быть определен в договоре между ними, при отсутствии же такого договора каждый из патентообладателей может использовать запатентованные изобретения, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, но не вправе предоставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу без согласия остальных патентообладателей. Ответчик утверждает, что с 28.09.1999 года не заключал с истцом такой договор. Ответчик не отрицает заключение между ответчиками по делу договора от 23.11.2004 года. В договоре указано, что Лицензиар является по Договору уступки владельцем патента РФ N 2148430 по заявке N 99120302/04 с приоритетом от 28.09.1999г., касающегося катализатора для дегидрирования углеводородов и способа его получения, а также ноу-хау и знаний по их изготовлению» (п. 1 Договора). При этом Лицензиар предоставил Лицензиату на срок действия Договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом, ноу-хау и знаний для выпуска продукции по лицензии. Документация, необходимая для изготовления катализатора была передана Лицензиату по акту - приема передачи. Лицензиату было также предоставлено неисключительное право на изготовление, предложение к продаже и продажу на территории РФ и за рубежом продукции по лицензии (п.2.1 Договора), 15.11.2005г. было зарегистрировано изменение к Договору (РД N 0004009). Этим изменением срок действия Договора был продлен до 31.12.2010г.

С момента заключения указанного Договора, то есть с 23.11.2004г., ОАО «АКРП» поставляет катализатор АОК 73-21, права на который защищены патентом N 2148430, на предприятия, входящие в систему ОАО «СХ». В соответствии с предметом Договора Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом, ноу-хау и знаний для выпуска продукции по лицензии. При этом Лицензиату предоставляется неисключительное право на изготовление, предложение к продаже и продажу на территории А (в РФ) и Б (за рубежом) продукции по лицензии (п.2.1 Договора).

Катализатор АОК 73-21, поставляемый ОАО «АКРП» в ОАО «У» и предприятия, входящие в систему ОАО «СХ», изготавливало для него ЗАО «АЛФ». П. 10.1 Договора предусмотрено, что в течение всего срока его действия Лицензиат признает, и будет признавать действительность прав, вытекающих из патента. ЗАО «ХКК» не передавало ЗАО «АЛФ» прав на изготовление катализатора АОК 73-21. Следовательно, изготовление катализатора АОК 73-21 ЗАО «АЛФ» осуществляется в нарушение п.п. 2.1. и 10.1 Договора. В соответствии с п. 10.2. Договора обо всех ставших известными Лицензиату случаях противоправного использования третьими лицами изобретения, защищенного патентом, он незамедлительно уведомит об этом Лицензиара. Размещение ОАО «АКРП» заказа на изготовление катализатора АОК 73-21 в ЗАО «АЛФ» нарушило существенные условия указанного Договора.

После признания ОАО «К» вторым панентообладателем Лицензиат нарушает требования п.1 ст. 13 Патентного Закона, где указано, что любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

За период с 30.01.2006г. по настоящее время ЗАО «ХКК» по лицензионному Договору получило с ОАО «АКРП» вознаграждение в сумме 2192342,26 руб.

ОАО «К», как второй патентообладатель, не получает от ОАО «АКРП» вознаграждение за реализацию последним катализатора дегидрирования.

С 30.01.2006г., после признания ОАО «К» вторым патентообладателем по патенту N 2148430, вышеуказанный лицензионный Договор нарушает права ОАО «К» на получение денежного вознаграждения (роялти) (п.1 ст. 13 Патентного Закона РФ). Кроме того, работники ОАО «К», являющиеся авторами изобретения, лишены права ведения контроля за качеством выпускаемого катализатора.

В соответствии с п.1 ст. 14 Патентного Закона РФ любое физическое или юридическое лицо, использующее запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец с нарушением настоящего Закона, считается нарушителем патента. п.2 ст. 14 Патентного Закона установлено, что патентообладатель вправе требовать прекращения нарушения патента.

В настоящее время ЗАО «ХКК» и ОАО «АКРП», продолжая работать в рамках лицензионного договора, заключенного между ними и зарегистрированного в Роспатенте 23.11.2004г. за N 20483104, без заключения соответствующего лицензионного договора с ОАО «К», нарушают нормы п.1 ст. 10, п.1 ст. 13 Патентного Закона. Кроме того, ОАО «АКРП», передав изготовление катализатора третьему лицу - ЗАО «АЛФ», нарушает п.п.2.1., 10.1. и 10.2. лицензионного Договора.

Второй ответчик, изложив свои возражения по иску в отзыве от 18.01.2007 года, просит в иске отказать по следующим основаниям.

Во-первых, оспариваемая истцом сделка - лицензионный договор, зарегистрированный в соответствии с п.5 ст. 13 ФЗ «О патенте» 23.11.04 г. за N 20483/04 в Роспатенте РФ, не может быть наполовину законной, а наполовину, с 30.01.06 г. незаконной. Из смысла ст. 167 ГК РФ следует, что недействительная сделка недействительна с момента её совершения. В момент заключения указанной сделки никакого противоречия действующим нормам права не имелось, патентообладатель патента N 2148430 был один, соответственно этот договор являлся законным и является таковым в настоящее время.

Права истца на патент N 2148430 возникли на основании судебного акта от 30.01.06 г., о возникновении которого ответчики даже предположить не могли 23.11.04 г.

Истец в иске не обосновал ничтожность сделки со ссылкой на норму права, которой бы противоречил лицензионный договор в момент его заключения и регистрации.

Во-вторых, ни 30 января 2006 года, ни ранее, ЗАО «ХКК» в гражданский оборот не вводила катализатор АОК 73-21, поскольку этот продукт этим предприятием не производился, соответственно нельзя признать незаконным действие, которого не было и нет.

В-третьих, заявленное истцом требование о запрете ОАО «АКРП» введения в гражданский оборот катализатора по патенту N 2148430 не может быть рассмотрено по настоящему делу из-за процессуальных препятствий согласно ст. 148 АПК РФ. Суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что в производстве арбитражного суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Так, в производстве арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-11847/05-24 и рассмотрено требование истца о запрете введения в гражданский оборот катализатора АОК73-21.

В-четвёртых, истец не имеет право требовать с ОАО «АКРП» возврата полученного ноу-хау по лицензионному договору в адрес другого ответчика, поскольку не передавал это ноу-хау и не обладает субъективным правом по этому требованию, поскольку не является участником этого договора и не имеет к нему никакого отношения.

В-пятых, истец не привлёк Роспатент в качестве ответчика, чтобы просить суд о возложении на этот орган обязанности об аннулировании записи о регистрации лицензионного договора, заключенного между ответчиками.

Второй ответчик, представив в судебном заседании 21.02.2007 года дополнительный отзыв и судебные акты арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-11847/06-24: от 15.11.2006 года решение, от 05.02.2007 года постановление, которым решение от 15.11.2006 года - отменено, считает, что на момент совершения оспариваемой сделки стороны действовали добросовестно. Ответчик заявил о применении годичного срока исковой давности, по правилам ст. 181 ГК РФ, считая договор от 23.11.2004 года оспариваемой сделкой.

По мнению данного ответчика, истец заявляет о нарушении ответчиками патентного закона, не учитывая п. 5.1. Лицензионного договора «Лицензиар заявляет, что на момент подписания настоящего договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением данной лицензии». Таким образом в действиях ОАО «АКРП» отсутствует нарушение закона. Признание сделки ничтожной в силу ст. 14 Патентного закона, будет означать нарушение патента, за что Патентным законом предусмотрена ответственность. В соответствии со ст. 54 Конституции РФ никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. По мнению данного ответчика, признание сделки ничтожной с момента заключения в 2004г. на основании решения суда, вынесенного в 2006 году, противоречит Конституции РФ, общим принципам гражданского законодательства и логике.

В п.2 ст. 14 Патентного закона перечислены права патентообладателя в случае нарушения патента. Возможность требовать прекращения нарушения патента «задним числом» отсутствует, как считает ответчик.

Постановлением арбитражного суда Алтайского края от 05.02.2007 года, указанным выше, отказано в иске ОАО «К» «о признании незаконным введения ОАО «АКРП» в гражданский оборот «Кислородосодержащего соединения алюминия», права на который ОАО «К» защищены патентом N 2148017, а также катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготовляемого ответчиком по патенту N 2148430 без заключения лицензионных договоров с ОАО «К».

Третье лицо, в отзыве от 26.01.2007 года изложив свои доводы по иску считает, что действия Роспатента по госрегистрации оспариваемого договора полностью соответствуют законодательству. Третьему лицу понятно, что доводы заявителя сводятся к тому, что ЗАО «ХКК» предоставила лицензию на изобретение по патенту N 2148430 ОАО «АКРП» без согласия второго патентообладателя - ОАО «К», ОАО «АКРП» использует патент без разрешения правообладателя, что противоречит соответственно статьям 10 и 13 Патентного закона Российской Федерации N. 3517-I от 23 сентября 1992 года.

Третье лицо подтверждает, что лицензионный договор, заключенный между ЗАО «ХКК» и ОАО «АКРП», зарегистрирован Роспатентом 23 ноября 2004 года, а 15 ноября 2005 года в договор были внесены изменения, продлевающие срок действия договора до 31 декабря 2010 года. Сведения о договоре опубликованы в официальном бюллетене Роспатента.

Однако, по мнению третьего лица, при принятии решения о регистрации вышеупомянутого договора Роспатентом в пределах своей компетенции были рассмотрены все необходимые документы в порядке, установленном Законом и Правилами регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на программу ЭВМ или базу данных, утвержденных приказом генерального директора Роспатента от 29 апреля 2003 года N 64 и зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации от 19 мая 2003 N 4563.

В результате рассмотрения заявки было установлено, что представленные документы полностью отвечают требованиям вышеупомянутых нормативных актов.

Поскольку, решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-16490/05-37/440, которым ОАО «К» признано вторым патентообладателем на патент N 2148430, было вынесено лишь 30 января 2006 года, в связи с чем Роспатент не имел возможности учесть его при вынесении решения о регистрации лицензионного договора N 20483.

Доводы второго ответчика о последствиях, предусмотренных в указанном законе при нарушении прав одного из патентообладателей, принимаются во внимание (ст. 14 Патентного закона РФ). Указанные судебные акты арбитражного суда Алтайского края не разрешили вопрос о нарушенных правах патентообладателя - ОАО «К» по патенту N 2148490.

Второй ответчик представил доказательства своим доводам, о том что лицензионный договор от 23.11.2004 года не расторгнут в установленном порядке (ст. ст. 160, 452 ГК РФ, ст. 13 Патентного закона РФ).

При указанных обстоятельствах истец не доказал нарушения его прав, как второго патентообладателя, не доказал, как правомерно указано вторым ответчиком и третьим лицом по делу, что при регистрации 23.11.2004 года лицензионного договора Роспатентом за N 20483/04 было нарушено действующее на тот момент законодательство.

Оба патентообладателя (истец и первый ответчик) не использовали реальный способ защиты своих прав: расторгнуть оспариваемый лицензионный договор, изменить его или дополнить, в том числе в связи с существенно изменившимися обстоятельствами, вытекающими из вступившего в законную силу решения арбитражного суда Новосибирской области от 30.01.2006 года по делу N А45-16490/05-37/440 (ст.ст. 8-12, 153, 450 - 453 ГК РФ), не представил истец доказательств использования последствий, указанных в Патентном законе РФ (ст.ст. 13, 14), ст. 407 ГК РФ, в связи с нарушением условий договора вторым ответчиком.

Доказательств нарушения закона при регистрации оспариваемого договора 23.11.2004 года нет, а те основания, на которые истец ссылается, установлены судебным актом гораздо позднее даты регистрации, поэтому невозможно применить ст.ст. 168, 167 ГК РФ. Кроме того, не все требования, заявленные истцом, как последствия признания ничтожным лицензированный договор, зарегистрированный Роспатентом 23.11.2004 года за N 20483/04, соответствуют ст. 167 ГК РФ. Например, требование: запретить второму ответчику определенные действия, связанные с прекращением договора, а о таких требованиях ни истец, ни другой патентообладатель не заявлял в установленном законом порядке.

Расходы по государственной пошлине относятся на истца по правилам ст. ст. 101, 102, 103, 110 АПК РФ.

Согласно п. 5 ст. 96 АПК РФ обеспечительные меры, принятые арбитражным судом определением от 22.12.2006 года сохраняют свое действие до вступления в законную силу данного решения суда.

Руководствуясь 166-170, 180-182, 177, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области

решил:

В иске отказать.
Расходы по госпошлине отнести на истца.
Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия.
Датой принятия судебного акта считается дата изготовления решения в полном объеме.
Не вступившее в законную силу решение арбитражного суда обжалуется в месячный срок в апелляционном порядке.
Вступившее в законную силу решение арбитражного суда обжалуется в двухмесячный срок в кассационном порядке.

Судья:
...

Текст документа сверен по:
файл-рассылка

Номер документа: А45-19210/06-37/532
Принявший орган: Арбитражный суд Новосибирской области
Дата принятия: 22 февраля 2007

Поиск в тексте