ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2008 года  Дело N А40-12181/2007

Резолютивная часть постановления объявлена 17.09.2008

Постановление в полном объеме изготовлено  24.09.2008

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей  Веклича Б.С., Якутова Э.В.,

при ведении протокола помощником судьи Халиной И.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы Палаты по патентным спорам Федеральной службы интеллектуальной собственности, патентным и товарным знакам, ЗАО «АМИКО»

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 14.05.2008

по делу №А40-12181/07-5-130 судьи Тарасова Н.Н.

по заявлению Научно-производственного частного унитарного предприятия «АДАНИ»

к Роспатенту, Палате по патентным спорам,

третьи лица: М.Ш. Горячко, Патентно-правовая фирма «Юстис», ООО «НПО «Спецтехника», ЗАО «АМИКО»,

о признании недействительным решения от 29.12.2006,

при участии в судебном заседании:

представителей заявителя Залесова А.В. по доверенности от 01.11.2007, паспорт 45 09 682184, Солдатова Е.Э. по доверенности от 01.11.2007, паспорт 45 02 847727,

представителей Роспатента: Барбашина В.А. по доверенности от 28.11.2008, удостоверение №308-30; Разумовой Г.В. по доверенности от 23.05.2008, удостоверение №278-30,

представителя ППС Барбашина В.А. по доверенности от 14.02.2008, удостоверение №308-30,

представителя Патентно-правовой фирмы «Юстис» Пилишкиной Л.С. по доверенности  от 23.07.2008, паспорт 45 97 094837,

представителя ООО «НПО «Спецтехника» Зюкиной Т.А. по доверенности от 05.03.2008, паспорт 45 03 104457,

представителей ЗАО «АМИКО» Мормоль Н.Н. по доверенности от 06.02.2008, паспорт 45 02 693219, Шестакова П.С. по доверенности от 06.02.2008, паспорт 15 02 637496,

представитель М.Ш.Горячко не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 14.05.2008, принятым по настоящему делу, удовлетворено заявление Научно-производственного частного унитарного предприятия «АДАНИ» о признании недействительным утвержденного 29.12.2006 руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам решения Палаты по патентным спорам о признании недействительным полностью патента Российской Федерации на изобретение №2261465.

В обоснование принятого решения суд первой инстанции указал, что решение Палаты по патентным спорам от 29.12.2006 о признании патента РФ №2261465 недействительным полностью не соответствует п.3 ст.29 Патентного закона, поскольку непатентоспособность одного (независимый пункт 1) из четырех изобретений (независимые пункты 1, 6, 14, 18), охарактеризованных в формуле изобретения по указанному патенту, является основанием для признания его недействительным частично и выдачи нового патента с формулой, содержащей патентоспособные изобретения (независимые пункты 6, 14, 18). При этом суд указал, что убедительных доказательств, обосновывающих необходимость полного прекращения действия патента, а не прекращения его действия частично, исключительно в отношении оспоренного пункта формулы изобретения, с выдачей нового патента в объеме не оспоренных изобретений (независимых пунктов) ответчиками не представлено.

Не согласившись с данным решением суда первой инстанции, Палата по патентным спорам Федеральной службы интеллектуальной собственности, патентным и товарным знакам в апелляционной жалобе просит его отменить, считая, что судом неправильно применены нормы материального права. При этом податель жалобы указывает на то, что судом не применены подпункты 3 и 4 пункта 19.5.4 и подпункта 5 пункта 19.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 №1612 (далее – Правила ИЗ), подлежащих применению, и неправомерно применен подпункт 3 пункта 19.4 Правил ИЗ, утвержденных Приказом Роспатента от 06.06.2003 №82. Также ссылается на то, что суд первой инстанции неправильно истолковал п.3 ст.29 Патентного закона, сделав вывод о том, что приведенные в нем положения содержат указания, в каких случаях патент признается недействительным полностью, а в каких частично.

ЗАО «АМИКО» также не согласилось с данным решением суда первой инстанции, и в апелляционной жалобе просит его отменить, указывая на неправильное применение судом норм материального права. При этом Общество также ссылается на неправильное толкование судом первой инстанции п.3 ст.29 Патентного закона и указывает, что вывод суда первой инстанции об имеющихся основаниях для признания патента РФ №2261465 недействительным частично и выдачи нового патента с формулой, содержащей патентоспособные изобретения (независимые пункты 6, 14, 18) неправомерен, поскольку противоречит положениям подпунктов 3 и 4 пункта 19.5.4 и подпункта 5 пункта 19.8 Правил ИЗ.

Представитель третьего лица - ООО «НПО «Спецтехника» в судебном заседании и письменных пояснениях поддержало правовую позицию подателей апелляционных жалоб. Указывает на то, что заявителю в установленном законом порядке было предложено исключить из формулы непатентоспособные изобретения, либо представить эти пункты в скорректированном виде, чего заявителем сделано не было, в связи с чем ответчиком вынесено правомерное решение.

Представитель третьего лица - Патентно-правовой фирмы «Юстис» также просил отменить решение суда, ссылаясь на его  незаконность и необоснованность, в полном объеме поддержав доводы апелляционных жалоб.

Представитель заявителя в судебном заседании и письменном отзыве на апелляционные жалобы возражал против изложенных в них доводов и требований, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, считая его законным и обоснованным. При этом указал, что судом первой инстанции правильно применены нормы материального права. Считает, что судом первой инстанции сделан правомерный вывод о том, что патент на группу изобретений, исходя из п.1 и п.3 ст.29 Патентного закона и п.4.9 Правил ППС, должен быть признан недействительным частично и выдан новый патент в объеме не оспоренных изобретений (независимых пунктов).

Представитель М.Ш.Горячко, надлежащим образом извещенной о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседания не явился. При этом от Горячко М.Ш. в суд поступило ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие.

В соответствии со ст.ст.123, 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя указанного лица.

Изучив материалы дела, доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей Палаты по патентным спорам Федеральной службы интеллектуальной собственности, патентным и товарным знакам и ЗАО «АМИКО», третьих лиц, поддержавших в судебном заседании доводы и требования апелляционных жалоб, представителя заявителя, просившего оставить решение без изменения, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта, исходя из нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела, на имя заявителя был выдан Патент Российской Федерации №2261465 на изобретение «Способ рентгеновского контроля тела (варианты)» с приоритетом от 28.08.2000 по заявке №2001133099 с формулой, характеризующей группу изобретений, содержащей независимые пункты 1, 6, 14 и 18, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы.

26.09.2006 от Патентно-правовой фирмы «Юстис» в Палату по патентным спорам поступило возражение против выдачи данного патента, мотивированное тем, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

По результатам рассмотрения возражения принято оспариваемое по настоящему делу решение, согласно которому патент РФ №2261465 признан недействительным полностью в связи с несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «новизна», поскольку было установлено, что группа изобретений по оспариваемому патенту включает изобретение, не соответствующее одному из условий патентоспособности, а представитель патентообладателя не скорректировал и отказался исключить из формулы характеристику этого изобретения.

Признавая данное решение недействительным, суд первой инстанции правомерно исходил из незаконности и необоснованности означенного ненормативного акта.

Как установлено ст.15 Патентного закона РФ, заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента.

В соответствии со ст.16 Патентного закона РФ заявка на выдачу патента на изобретение заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения) и должна содержать: заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения; описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления; формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании; чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; реферат.

Как указано в ст.21 Патентного закона РФ, по заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 16 настоящего закона, и соблюдение установленных требований к ним.

Согласно п.1 ст.29 Патентного закона РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае, в частности несоответствия запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим законом.

В соответствии с п.3 ст.29 Патентного закона РФ патент признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого по возражению, поданному в связи с несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности.

Признанный недействительным полностью или частично патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец аннулируется, а в случае признания патента недействительным частично выдается новый патент.

По смыслу пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22.04.2003 №56 (зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за номером 4520), Палата по патентным спорам при рассмотрении неправомерности выдачи патента на изобретение ограничена мотивами возражения, поданного для признания патента недействительным полностью или частично.

В настоящем случае из материалов дела следует, что Патентно-правовой фирмой «Юстис» подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна», то есть патентоспособность других пунктов формулы не оспаривалась.

При таких обстоятельствах является правильным вывод суда об отсутствии  правовых оснований для признания недействительным патента РФ №2261465 в объеме четырех самостоятельных изобретений, без соответствующего анализа о несоответствии каждого из запатентованных по другим пунктам изобретений условию патентоспособности «новизна».

В соответствии с п.4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

При этом судом апелляционной инстанции не приняты как несостоятельные доводы подателей апелляционных жалоб относительно того, что Палата правомерно, в соответствии с приведенными требованиями Правил ППС признала патент недействительным полностью, исходя из того, что патентообладатель отказался исключить из формулы изобретения пункт 1.

Из содержания оспариваемого решения Палаты следует, что заявителю было предложено в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС внести изменения в формулу изобретения.

Заявитель представил в Палату два варианта измененного независимого пункта 1 формулы, однако Палата посчитала данные варианты несоответствующими требованиям подпункта 4 пункта 20 Правил ИЗ, поскольку они содержали подлежащие включению в формулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки, в связи с чем Палата посчитала, что они изменяют сущность заявленного изобретения.

Учитывая изложенное, не приняты доводы Палаты о том, что заявитель не представил измененную формулу, а также отказался исключить из нее характеристику непатентоспособного изобретения.

Апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции относительно того, что Палатой не представлено достаточных и безусловных доказательств, свидетельствующих о том, что в настоящем случае имелись предусмотренные законом основания для полного прекращения действия патента, принимая во внимание, что возражения были поданы против одного независимого пункта формулы изобретения, и заявителем представлены в Палату варианты измененного независимого пункта 1 формулы.

Ссылка подателей апелляционных жалоб на то, что судом первой инстанции неправильно истолкован пункт 3 статьи 29 Патентного закона РФ от 23.09.1992  №3517 (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 №22-ФЗ), является необоснованной, поскольку по смыслу п.1 и п.3 ст.29 данного Закона следует, что патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично на основании решения, принятого по возражению, поданному в связи с соответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности.

Следовательно, если возражение подано в связи с несоответствием условию патентоспособности одного из группы изобретений, то правовая охрана, предоставленная на остальные изобретения группы, не может быть признана недействительной без анализа их патентоспособности.

Между тем в настоящем случае такой анализ Палатой проведен не был, что свидетельствует о правомерности вывода суда первой инстанции о том, что Палата по патентным спорам не могла в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 29 Патентного закона признать недействительным патент РФ №2261465 на изобретение в объеме четырех самостоятельных изобретений, не проведя соответствующего анализа о несоответствии каждого из запатентованных изобретений формулы условиям патентоспособности.

Согласно п.4 ст.200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В настоящем случае, основываясь на вышеизложенном, суд апелляционной инстанции считает оспариваемое решение Палаты по патентным спорам незаконным, не соответствующим требованиям Патентного закона, Правил ИЗ, Правил ППС, и нарушающим права и охраняемые законом интересы заявителя, в связи с чем вывод суда первой инстанции о необходимости признания данного ненормативного акта недействительным является законным и обоснованным.

Доводы ЗАО «АМИКО» о допущенных судом первой инстанции нарушениях норм процессуального права не нашли своего подтверждения при рассмотрении настоящего дела, и не могут являться основанием для отмены законного и обоснованного решения.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 14.05.2008 по делу №А40-12181/07-5-130 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка